Le cannabis et l’image de marque: Notre liste « bien roulée » de dix choses que les sociétés doivent savoir au sujet des limitations applicables à l’image de marque du cannabis au Canada

Le compte à rebours est commencé : le 17 octobre 2018 est la date de légalisation du cannabis à des fins récréatives. Même si l’échéance arrive à grands pas, il reste des questions, et peu de réponses claires, sur de nombreux sujets ayant trait à la sélection et à l’utilisation d’une marque pour le cannabis. De nombreuses sociétés de cannabis ont déposé des demandes d'enregistrement de marques de commerce pour des mots et des symboles qui pourraient maintenant être contraires aux règles de l’image de marque de la Loi sur le cannabis. De plus, les restrictions énoncées dans le Règlement sur le cannabis quant au type et au nombre de marques qui peuvent figurer sur les étiquettes des produits du cannabis pourraient empêcher l'utilisation de nombreuses marques. Par la même occasion, il pourrait y avoir des punitions et des pénalités graves en cas de non-conformité. 

Les premières consultations gouvernementales ont soulevé la possibilité d'un régime d'« emballage neutre ». Bien que la Loi et le Règlement n’aillent pas jusque-là, ils imposent néanmoins des contraintes importantes au choix et à l'utilisation des marques. Il en résulte que l'utilisation des marques de commerce pour les produits du cannabis sera très différente de l'utilisation habituelle des marques, même par rapport à d'autres industries réglementées.

Certaines considérations politiques énoncées expressément dans la Loi restreignent directement la promotion de l'image de marque, y compris la protection des jeunes et la sensibilisation du public aux risques pour la santé. Ces considérations se reflètent dans les restrictions quant au choix de la marque pour les produits et accessoires de cannabis et dans les avertissements et symboles de santé obligatoires qui réduisent le nombre et la dimension des éléments de marque ainsi que l’espace qui leur est réservé sur les étiquettes. Le désir d'alléger la pression sur le système de justice pénale pour certaines activités liées au cannabis (comme la possession et la vente) se traduit par une série de sanctions administratives non pénales ou simplifiées.

Pour bien comprendre les lignes directrices de l’image de marque du cannabis, il faut examiner non seulement la Loi sur le cannabis (la « Loi ») et le Règlement sur le cannabis (le « Règlement »), mais aussi la Loi sur les marques de commerce. Même là, il y aura probablement de l'incertitude et de l'ambiguïté pendant un certain temps.

En gardant cela à l'esprit, voici quelques points à considérer :

1. Les définitions sont importantes

La Loi et le Règlement définissent des termes comme « cannabis », « élément de marque » et « contenant ». Les « éléments de marque » comprennent un nom de marque, un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un dessin, un signe distinctif et des slogans. Les définitions de « promotion », « étiquette » et « contenant immédiat » ont toutes une incidence sur le type et le nombre d'éléments de marque qui peuvent apparaître sur les accessoires, services et autres ou en faire la promotion, et à quels endroits. Les limitations quant à l’image de marque s'appliquent au cannabis, aux accessoires de cannabis (qui comprennent les accessoires de cannabis présumés, les articles couramment utilisés pour consommer du cannabis, s’ils sont vendus avec du cannabis) et aux produits de cannabis (qui comprennent à la fois le cannabis et les accessoires de cannabis qui contiennent du cannabis). Différents termes sont utilisés dans la Loi et le Règlement – par exemple, la Loi fait référence au cannabis et aux accessoires du cannabis, tandis que le Règlement établit des règles détaillées sur la marque pour les « produits du cannabis », ce qui comprend le cannabis et certains types d'accessoires du cannabis. Il est important de souligner que seuls les types de cannabis énumérés à l'annexe 4 pourront être vendus immédiatement après la légalisation. Les « comestibles » ne figurent pas actuellement sur la liste et devraient être ajoutés à l'annexe 4 au cours de l'année prochaine.

2. La Loi restreint le type d'éléments de marque qui peuvent être utilisés

L'emballage, les étiquettes ou la promotion du cannabis ainsi que les accessoires et les services liés au cannabis ne peuvent pas afficher d’éléments de marque :

• s’il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles seraient attrayantes pour les jeunes (toute personne âgée de moins de 18 ans);
• s’ils comprennent une attestation ou un témoignage direct ou indirect;
• s’ils représentent une personne, un personnage ou un animal réel ou fictif (même si ce n’est pas clair, on peut supposer qu'une « représentation » est visuelle);
• s’ils associent ou évoquent une émotion positive ou négative liée au cannabis et à ses accessoires (ou à leurs marques) et un mode de vie, « tel que » le prestige, les loisirs, l'enthousiasme, la vitalité, le risque ou l'audace (l'utilisation de « tel que » suggère que cette liste n'est pas exhaustive); ou
• s’ils contiennent des informations fausses, trompeuses ou mensongères sur les caractéristiques du cannabis ou de ses accessoires.

En plus des mots et des dessins, les contenants et les formes des marchandises peuvent aussi être une marque de commerce. Toutefois, la Loi interdit la vente de cannabis ou d'un accessoire du cannabis ayant une apparence, une forme ou une propriété sensorielle (comme une odeur ou un son) qui pourrait raisonnablement être attrayante pour les jeunes. 

Reste à voir comment on interprétera l’« attrait pour les jeunes » ou l’« évocation d'un mode de vie », compte tenu notamment du marché cible probable et de l'effet probable de nombreux produits à base de cannabis. Il est fort probable que les mots ou les images de jouets et de jeux pour enfants ou d'aliments préférés des enfants seront problématiques, mais il semble y avoir ici beaucoup de place à l'ambiguïté.

3. Les sociétés de cannabis qui veulent enregistrer des éléments de marque doivent également satisfaire les exigences d'enregistrement de la Loi sur les marques de commerce

Il y a de nombreuses raisons d'enregistrer une marque de commerce. L’enregistrement donne le droit exclusif d'utiliser la marque partout au Canada pour les produits et services enregistrés. Le fait d'avoir des actifs de propriété intellectuelle identifiables peut également être important, en particulier pour les industries en démarrage comme le cannabis, où il est probable qu'il y aura de nombreux remaniements de l'industrie au cours des prochaines années et où les droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une incidence sur l'évaluation d’une entreprise. Une fois déposée, une demande de droits apparaît au Registre consultable, ce qui peut avoir un effet dissuasif sur l'empiètement par d'autres personnes et une incidence sur l'examen d'autres demandes. De plus, l'enregistrement fournit une preuve de propriété.

La définition des « éléments de marque » de la Loi sur le cannabis comprend les mots, dessins, signes distinctifs et slogans, qui peuvent tous être enregistrés comme marques de commerce, mais pour ce faire, ceux-ci doivent également satisfaire les exigences d'enregistrement de la Loi sur les marques de commerce. Pour compliquer les choses, le droit canadien des marques de commerce est en pleine évolution, et des modifications importantes à la Loi sur les marques de commerce ont été adoptées, mais pas encore mises en œuvre. L'une des plus importantes sera l'élimination de l'« emploi » en tant qu'exigence d'enregistrement. Ces changements auront une incidence sur la façon dont les demandes sont déposées, évaluées et enregistrées. La mise en œuvre devrait intervenir au début de 2019, soit après la date de légalisation du cannabis.

En vertu de la Loi sur les marques de commerce, les marques qui sont des noms, des noms de famille, des descriptions, des descriptions erronées, des marques génériques, qui peuvent prêter à confusion avec des marques enregistrées ou qui sont autrement interdites en vertu de la Loi sur les marques de commerce ou d'autres lois ne sont généralement pas enregistrables. D'autres types de marques, telles que la forme des produits ou des contenants, ne peuvent être enregistrées qu'avec preuve de caractère distinctif à la date de dépôt et, en vertu de la nouvelle Loi sur les marques de commerce, d'autres marques non traditionnelles comme l'odeur, la texture et le goût pourraient être enregistrées, mais devront également être prouvées distinctives.

Les marques qui sont enregistrables en vertu de la Loi sur les marques de commerce pourraient ne pas être conformes aux restrictions applicables aux éléments de marque de la Loi sur le cannabis. Par exemple, des représentations d'animaux ne peuvent pas apparaître sur les emballages ou promotions de cannabis ou d'accessoires. Avec preuve de caractère distinctif, les odeurs, les sons et le goût pourraient être enregistrés en vertu de la Loi sur les marques de commerce modifiée, mais ne peuvent pas être utilisés sur les emballages de cannabis s'ils sont attrayants pour les jeunes, ce qui rend difficile, voire impossible, l'acquisition du caractère distinctif nécessaire. De même, la Loi sur les marques de commerce prévoit également d'étendre la protection de l'enregistrement à la texture, mais le Règlement sur le cannabis interdit le gaufrage sur les étiquettes.

Il y a, à l’heure actuelle, des centaines de demandes d'enregistrement de marques de commerce en instance couvrant des marchandises et services liés au cannabis, dont beaucoup semblent enfreindre les restrictions quant à l’image de marque de la Loi sur le cannabis. Toutefois, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a annoncé officieusement qu'il n'a pas l'intention d'examiner les nouvelles marques portant sur des produits ou services liés au cannabis en en vérifiant la conformité à la Loi sur le cannabis. Cela suggère la possibilité que de nombreuses demandes porteront sur des marques qui pourraient ne jamais être utilisées, et aussi que de telles demandes puissent être contestées au cours d'une opposition au motif que le demandeur ne pourrait pas être satisfait de son droit d'utiliser la marque, en raison des interdictions d'utilisation prévues dans d'autres lois. Certaines décisions de la Commission des oppositions ont statué que le non-respect des lois fédérales peut constituer un motif d'opposition valide, ce qui entraîne le risque de refus d'une demande.

4. Points à retenir lors du dépôt d'une demande pour des produits et services liés au cannabis

Les demandeurs qui déposent une demande maintenant doivent tenir compte à la fois du régime actuel des marques de commerce et des changements qui seront mis en œuvre une fois que les modifications à la Loi sur les marques de commerce entreront en vigueur. Il existe des différences considérables non seulement en termes de marques enregistrables, mais aussi en ce qui concerne les motifs de dépôt et les exigences d'utilisation avant l'enregistrement. À moins qu'il n'y ait déjà eu « emploi » de la marque relativement aux produits ou services au Canada, les demandeurs qui déposent une demande maintenant (et avant la légalisation du cannabis le 17 octobre 2018), devraient le faire en fonction de l’« emploi projeté ». Après la légalisation, et jusqu'à l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les marques de commerce, il faut prendre soin de faire la distinction entre les biens et services utilisés et ceux qui ne sont pas encore vendus. Tous les demandeurs doivent choisir des listes générales de produits et services, en tenant compte du fait que l'intention d'utiliser la marque peut avoir une incidence sur les droits d'enregistrement; il est donc recommandé d'adopter une approche raisonnable et sans excès.

5. Confusion et marques de cannabis

L'évaluation du risque de confusion entre les marques et les noms est pertinente pour l'autorisation d’une marque et l'analyse des risques lors de l'examen devant le Bureau des marques, dans les procédures d'opposition, ainsi que dans les actions en contrefaçon, imitation frauduleuse et radiation. La Loi
sur les marques de commerce énumère les facteurs qui permettent d'évaluer la confusion, tels que la mesure dans laquelle une marque est connue, sa durée d'utilisation, les circuits de distribution et la comparaison entre les produits et les services, ainsi que la similitude générale entre les marques dans la présentation, le son et les idées qu’elles suggèrent.

Les restrictions quant à la marque dans la Loi sur le cannabis auront une incidence sur l'analyse de la confusion à bien des égards. Les marques récréatives de cannabis sont nouvelles et n'auront qu'une réputation minimale, voire aucune, au cours des prochaines années. Les règles limitant à la fois l'apparence de la marque sur les emballages et les étiquettes, ainsi que la promotion, peuvent limiter le degré de notoriété de nombreuses marques de cannabis. Les circuits de distribution pour le cannabis sont susceptibles d'être fortement réglementés, certaines provinces prévoyant des points de vente au détail réglementés par le gouvernement, mais ils divergeront d'une province à l'autre, ce qui empêchera les généralisations sur le lieu et la manière dont les ventes de cannabis seront réalisées. La popularité prévue du cannabis récréatif légalisé a déjà fait de nombreuses sociétés de cannabis une cible de fusion ou d'investissement par des sociétés non apparentées. Si le cannabis se trouve à être considéré comme zone d'« expansion naturelle » pour les entreprises de certains secteurs, cela pourrait également toucher le risque de confusion. Pour l'instant, des centaines de marques de cannabis sont encore à l'étude à l'OPIC, de sorte qu'il faudra peut-être un certain temps avant que l'analyse de la confusion ne soit plus prévisible.

6. Utilisation de marques et cannabis

La Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le cannabis ont toutes deux une incidence sur l'utilisation des marques de cannabis, ce qui, à son tour, a une incidence sur l'enregistrement et l'application de la loi.

L’« emploi » est le fondement des droits de marque de commerce et est aujourd’hui exigé pour l'enregistrement des marques de commerce et l'application de la loi correspondante au Canada. Pour les marchandises, l’« emploi » signifie normalement l'affichage sur les marchandises ou les emballages/étiquettes. Pour les services, l'affichage de la marque dans la publicité est obligatoire. Même si, comme indiqué ci-dessus, l'emploi comme condition d'enregistrement sera éliminé avec les modifications à venir de la Loi sur les marques de commerce, le gouvernement a annoncé son intention de présenter une loi exigeant l'emploi d'une marque de commerce comme condition d'application pendant trois ans après l'enregistrement, de sorte que l'emploi demeurera essentiel.

En plus des limites imposées par la Loi sur le cannabis quant au choix de marque, le Règlement contrôle strictement le nombre et la manière dont les éléments de marque peuvent être affichés sur les « produits du cannabis » (définis comme incluant le cannabis et les accessoires de cannabis vendus avec du cannabis, comme une pipe avec du cannabis). Les éléments de marque ou les images, y compris les marques de commerce, signes distinctifs et logos, ne peuvent être affichés que sur une « étiquette » placée sur les produits du cannabis. Ils ne doivent pas apparaître sur la surface intérieure ou extérieure d'un contenant ou d'une enveloppe qui n'est pas autrement « une étiquette ». De plus, un seul élément de marque autre que le nom de la marque peut être affiché et il ne peut apparaître qu'une seule fois sur l'étiquette principale.

Il existe également des règles strictes sur la taille et la couleur des éléments de marque et le fond de l'emballage. Par exemple, les couleurs fluorescentes ne sont pas autorisées et les éléments de marque doivent être à la fois plus petits que le symbole du cannabis et que les mises en garde relatives à la santé exigés, et d’une couleur qui contraste avec ceux-ci. Les éléments tels que la texture, le gaufrage, les « dépliants », les encarts et les fenêtres ne sont pas autorisés. 

De telles restrictions semblent susceptibles d'avoir un effet sur l’évolution de la réputation de la marque, ce qui, à son tour, a un effet à la fois sur la prise de décision du consommateur et sur l'étendue de la protection des marques de cannabis. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un régime d'« emballage neutre » au sens propre du terme, les emballages semblent conçus pour être atténués : les symboles du cannabis et les mises en garde relatives à la santé, tous deux obligatoires, doivent être plus prépondérant que les éléments de marque. Cela va aussi probablement rendre la tâche difficile aux société de cannabis de créer des droits de marque sur de nombreuses marques non traditionnelles telles que les couleurs et les motifs de fond.

7. Faites attention à ne pas utiliser les marques de cannabis sur autre chose

En général, il sera possible d'afficher et de promouvoir des marques liées au cannabis, aux accessoires ou aux services sur « une chose », à condition qu'elle ne soit pas associée à des jeunes, et qu’elle ne puisse pas raisonnablement être considérée comme attrayante pour les jeunes, ou associée à un mode de vie qui « inclut » le prestige, les loisirs, l'enthousiasme, la vitalité, le risque ou l'audace. Qu'est-ce que cela va signifier dans la pratique? Une société de cannabis ou un titulaire de licence peut-il vendre des t-shirts et des casquettes portant une marque de cannabis ou mettre une marque de cannabis sur une planche à roulettes? En deux mots, probablement pas : ces éléments sont généralement associés aux jeunes et à un « mode de vie » attrayant pour eux. En attendant plus d’orientation de la part du gouvernement ou des tribunaux, les sociétés de cannabis devraient faire preuve de prudence lorsqu'elles envisagent d'afficher ou non leurs marques sur des marchandises largement utilisées pour des promotions dans d'autres industries.

8. La Loi sur le cannabis et la non-utilisation des marques de commerce

Compte tenu des nombreuses restrictions applicables à l’affichage et à la promotion des éléments de marque, il est fort probable que de nombreuses marques de cannabis enregistrées ne seront pas « employées ». La Loi sur le cannabis, tout comme la Loi sur le tabac, contient des dispositions de « sauvegarde » qui empêchent qu'un enregistrement de marque de commerce soit invalidé pour des motifs de radiation spécifiques, à savoir l’absence de caractère distinctif et l'abandon. Cette approche peut être problématique. Tout d’abord, il est difficile d'imaginer comment le respect de la Loi sur le cannabis pourrait rendre une marque de cannabis non distinctive. Normalement, le caractère non distinctif résulte de facteurs tels que l'usage généralisé qui rend impossible pour une marque d'identifier ou de distinguer un seul commerçant, ou les connotations génériques ou descriptives d'une marque.

Deuxièmement, en vertu de la Loi sur les marques de commerce modifiée, les marques peuvent être enregistrées sans avoir été employées. Cela pourrait avoir pour effet de conduire les entreprises à « stocker » des marques de commerce qu'elles enregistrent mais n'utilisent jamais (ou seulement pour un nombre limité de produits et services), tout en affirmant qu'en vertu de la Loi sur le cannabis, elles ne sont autorisées à en afficher que deux (un nom de marque et un autre élément de marque) sur l'étiquette. Cette position pourrait effectivement engorger le registre de marques ayant un statut spécial, enregistrées mais jamais utilisées.

Troisièmement, une disposition de « précision » stipule que d’emploi en raison du respect de la Loi sur le cannabis constitue une circonstance spéciale qui justifie le non-emploi en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Il semble qu'il s'agisse d'une tentative de répondre aux contestations en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, qui prévoit une procédure sommaire en cas de non-emploi qui est fréquemment utilisée et qui s'applique à tout enregistrement datant de plus de trois ans. Toutefois, la Loi sur le cannabis ne mentionne pas cet article de la Loi sur les marques de commerce, et ce sera probablement à l'interprétation judiciaire de fournir une meilleure compréhension de l'effet de cet article dans la Loi sur le cannabis.

9. Sanctions – La non-conformité aura de l'importance

La Loi sur le cannabis établit trois régimes de sanctions distincts :

Premièrement, les sanctions pénales pour les actes énoncés à la section 1 de la Loi, qui porte sur la possession, la distribution, la vente, l'importation, l'exportation, la modification et la culture non autorisées. Un pouvoir discrétionnaire est également accordé aux « agents de la paix », comme la police, de délivrer des contraventions en cas de non-respect de ces dispositions, vraisemblablement conformément à l'objectif déclaré de la Loi de réduire le fardeau du système de justice pénale.

Deuxièmement, il y a les infractions au Règlement sur le cannabis et à la Loi sur le cannabis pour lesquelles aucune autre peine n'est prévue, comme celles qui ont trait au choix et à l’affichage de la marque et à la non-conformité aux règlements. Ces infractions permettent des déclarations de culpabilité par procédure sommaire, avec des peines pouvant atteindre 250 000 $ d’amende et/ou 6 mois d'emprisonnement (et des montants plus élevés pour les infractions subséquentes) ou par voie de mise en accusation, avec des peines pouvant atteindre 5 000 000 $ d’amende et/ou 3 ans d'emprisonnement. Les administrateurs, dirigeants et mandataires de sociétés peuvent également être passibles de condamnation, même s'ils ne sont pas spécifiquement poursuivis pour de telles infractions.

Troisièmement, des amendes peuvent être imposées en vertu des dispositions relatives aux « sanctions administratives pécuniaires », qui s'appliquent aux infractions à la Loi (à l'exception des actes criminels visés à la partie 1, section 1) et au Règlement. La loi prévoit la nomination de personnes autorisées qui peuvent procéder à des verbalisations, avec des pénalités pouvant atteindre 1 000 000 $. Diverses options existent une fois qu'une verbalisation a été faite, y compris le paiement, une transaction en vue de la bonne observation ou le défaut d’exécution. On ne peut opposer aux violations un moyen de défense fondé sur des motifs de diligence raisonnable ou de croyance raisonnable et sincère.

Seul le temps et l'expérience nous diront comment ces dispositions seront appliquées : il se peut que certaines infractions soient assujetties à la fois aux infractions prévues par la loi et à des sanctions administratives pécuniaires. Toutefois, si l’on s’en tient à l'objectif de la Loi d’écarter de nombreuses infractions liées au cannabis du système de justice pénale, il semble possible que l'option des sanctions administratives pécuniaires soit favorisée plus souvent qu'autrement.

10. Une incertitude certaine

Bien que le gouvernement ait promis la légalisation du cannabis à des fins récréatives il y a plusieurs années, de nombreux détails n'ont été finalisés que récemment et d'autres font encore l’objet de discussions. Par exemple, de nombreuses provinces n’ont pas encore déterminé à quels endroits les ventes pourront avoir lieu. Le règlement n'a été publié qu'en juin, avec un court délai entre l'avis et la mise en œuvre. Les limitations quant à la marque concernant l'attrait pour les jeunes et/ou l'évocation d'un mode de vie sont ambiguës. Des centaines de demandes de marques non examinées déposées auprès de l'OPIC font qu'il est difficile de prévoir l’incidence que pourrait avoir la confusion sur l'approbation des marques, les oppositions et l'enregistrement. L'interaction entre l’image de marque du cannabis et celui d'autres marchandises semble exiger des marques de commerce clairement différenciées pour le cannabis et les marchandises promotionnelles, même en l'absence d'interdictions spécifiques contre l'affichage de marques de cannabis sur autre chose. Le risque d'amendes importantes et de longues peines d'emprisonnement pour non-conformité fait qu'il est essentiel d'évaluer soigneusement le choix et l'utilisation des marques. Ces questions, et bien d'
autres encore, tireront parti,