« Année du changement » dans le droit canadien des marques de commerce : 2019 passera à l’histoire, Partie III

Partie III — Faire respecter ses droits en matière de marque de commerce

Par Cynthia Rowden, R. Scott MacKendrick, Jonathan Colombo, François Larose, Tamara Céline Winegust, Amrita V. Singh, Jasmine Godfrey et William Audet

Dans ce dernier volet du bilan de Bereskin & Parr sur l’évolution des marques de commerce en 2019, nous nous penchons sur la mise en application des marques. Au cours de l’année, les tribunaux fédéraux et provinciaux ont rendu des décisions qui ont influencé le calcul des dommages-intérêts, les défenses et le choix du forum. Bien que la Cour suprême du Canada ne se soit pas prononcée sur le droit des marques de commerce, elle a, comme nous l’avons indiqué dans la partie II, abordé la question de la norme de contrôle en appel, une question qui a déjà eu des répercussions sur les appels interjetés par le registraire. La répression de la contrefaçon à la frontière semble avoir été plus énergique en 2019, avec un recours accru à la procédure de demande d’aide au Canada permettant la saisie temporaire de marchandises soupçonnées d’être contrefaites. On espère qu’elle deviendra encore plus efficace grâce aux modifications prévues à la loi qui permettent la saisie de marchandises « en transit », conformément à l’accord de libre-échange récemment signé entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.  

Vous trouverez ci-dessous un résumé de quelques-unes des décisions les plus remarquables des tribunaux canadiens, avec des commentaires supplémentaires sur les leçons stratégiques à retenir pour les propriétaires de marques et leurs conseillers. Nous concluons par un commentaire sur les options de règlement des différends, car il est important de choisir les solutions les plus efficaces et les plus économiques pour régler les différends relatifs aux marques de commerce et aux stratégies de marques au Canada.

I. Décisions de la Cour fédérale :

Parfois, la radiation peut être plus rapide et plus facile que le recours à une procédure liée à l’absence d’utilisation : bien que l’article 18 de la Loi sur les marques de commerce autorise la Cour fédérale à radier un enregistrement pour abandon (entre autres motifs), normalement le critère en deux parties consistant à démontrer à la fois la non-utilisation au Canada et l’intention d’abandonner dissuade les parties de recourir à cette option. Les procédures liées à l’absence d’emploi déposées en vertu de l’article 45 de la Loi, qui évaluent seulement l’« emploi » et non l’« intention » et qui sont entendues par la Commission des oppositions des marques de commerce, sont plutôt beaucoup plus courantes. Dans l’affaire Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd. c. Yue Zhang, 2019 CF 1293, le juge Brown de la Cour fédérale a déduit de la preuve que le titulaire avait l’intention d’abandonner sa marque et a ordonné la radiation de la marque. Beijing Jingdong — qui demandait la radiation pour supprimer un obstacle à l’enregistrement de sa propre marque — a déposé des preuves suggérant qu’il n’y avait aucun affichage public ni aucune publicité de la marque enregistrée ou preuve de ventes, ce qui satisfaisait au premier critère de « non-emploi ». Le titulaire n’a produit aucune preuve. Le juge était prêt à inférer que la marque avait été abandonnée par le titulaire pour les raisons suivantes : i) la cessation des activités du magasin de détail depuis 2017, ii) l’omission de la société de déposer des rapports annuels, iii) l’omission d’effectuer certains paiements hypothécaires, iv) le mauvais état et le saisis imminente d’une autre adresse professionnelle, v) l’abandon des noms de domaine Internet et vi) l’inactivité sur les médias sociaux depuis 2016.

• CONSEIL : La Cour a inféré l’intention d’abandon à partir des faits, plutôt qu’exigé la preuve directe de l’intention du titulaire de poursuivre (ou non) l’emploi de sa marque. Malgré la simplicité apparente et le caractère sommaire des procédures auprès du registraire liées au non-emploi prévues à l’article 45, avec le juste ensemble de faits, il peut s’avérer plus rapide de procéder à la radiation aux termes de l’article 18, étant donné les étapes et les délais intégrés à la procédure de l’article 45. Ici, l’absence évidente d’activité commerciale, ainsi que les éléments normaux d’exploitation d’une entreprise, équivalaient à l’intention d’abandonner une marque enregistrée. Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur cette décision (en anglais seulement).

Si une marque enregistrée constitue une contrefaçon, elle doit être invalide : La décision de la Cour fédérale dans l’affaire Wenger SA c. Travelway Group International Inc, 2019 CF 1104 est la dernière d’une série impliquant deux parties possédant des marques déposées. Le litige initial portait sur des affirmations de Wenger selon lesquelles Travelway, qui détenait ses propres marques enregistrées, avait contrefait les marques de commerce de Wenger et avait fait passer ses marchandises pour les siennes. Wenger a également affirmé que les enregistrements de Travelway étaient invalides et devaient être radiés, en raison de l’emploi antérieur de Wenger.  La Cour d’appel fédérale (en 2017) avait conclu que les marques de Travelway contrefaisaient celles de Wenger, faisaient passer ses produits pour ceux de Wenger, et a interdit à Travelway d’utiliser ses marques contrefaites, mais, ce qui est quelque peu surprenant, la Cour n’avait pas ordonné la radiation des enregistrements de Travelway. Elle a plutôt renvoyé la question de la radiation et des dommages-intérêts à la Cour fédérale. Devant cette Cour, Travelway a concédé que les enregistrements étaient invalides, mais peut-être pour diminuer son exposition aux dommages-intérêts, elle a remis en question les motifs de radiation. Par exemple, elle a contesté que la commercialisation trompeuse constituait un motif de radiation. La Cour fédérale, sous la plume de la juge St. Louis, a convenu qu’une conclusion d’invalidité était implicite à partir des conclusions de la Cour d’appel fédérale, sinon, les enregistrements de Travelway auraient constitué une défense complète à l’action en commercialisation trompeuse (et aussi à l’action en contrefaçon, bien que cela n’ait pas été expressément indiqué). Elle a également déclaré que puisque Travelway avait accepté certains des motifs de radiation, la Cour ne réglerait pas les désaccords portant sur d’autres motifs, et elle a ordonné expressément la radiation. Aucun dommage-intérêt n’a été accordé, car dès lors que la Cour d’appel fédérale eût ordonné l’injonction, Travelway cessa de vendre, et donc de réaliser des profits après cette date. Avant cette date, les marques de Travelway étaient enregistrées, ce qui rendait inapproprié l’octroi de dommages-intérêts pour les actions passées. Toutefois, la juge a laissé ouverte la possibilité d’un renvoi en dommages-intérêts au cas où sa position sur les dommages-intérêts passés serait incorrecte. 

• CONSEIL : Les praticiens des marques se sont demandé pourquoi une demande distincte était nécessaire pour radier expressément des marques enregistrées contrefaites, ajoutant ainsi du temps, des coûts et de la complexité à une procédure où la radiation est un résultat autorisé. Bien qu’il soit inhabituel pour deux parties ayant des marques enregistrées de se retrouver devant les tribunaux, cette décision suggère que si une conclusion de contrefaçon ou de commercialisation trompeuse est faite, il devient non seulement implicite que l’enregistrement de l’autre partie est invalide, mais que cet enregistrement doit également être radié.

La Cour fédérale confirme des droits issus de la common law malgré la radiation pour non-emploi, et confirme que l’utilisation du ® pour une marque non enregistrée peut être trompeuse : Un certain nombre de questions ont été soumises à la Cour dans l’affaire Alliance Laundry Systems LLC c. Whirlpool Canada LP, 2019 CF 724. Pendant des décennies, Whirlpool a été propriétaire d’un enregistrement canadien pour SPEED QUEEN pour les laveuses et les sécheuses. Alliance, qui fabrique également des laveuses et des sécheuses, était propriétaire de la marque de commerce SPEED QUEEN aux États-Unis. En 2016, à la suite d’une procédure pour absence d’emploi engagée en 2011 par Alliance en vertu de l’article 45, le registraire a radié l’enregistrement de Whirlpool. Immédiatement après, Alliance a lancé ses produits SPEED QUEEN sur le marché canadien. Les deux parties ont publié des communiqués de presse revendiquant la marque SPEED QUEEN. Les deux parties se sont présentées devant la Cour fédérale pour revendiquer l’achalandage et la propriété de la marque ainsi que pour alléguer des déclarations fausses et trompeuses contraires à l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, et Whirlpool a déposé une demande fondée expressément sur la commercialisation trompeuse. La juge en chef adjointe Gagné a convenu que Whirlpool conservait les droits sur la marque, et la plainte de commercialisation trompeuse a été reconnue. Elle a fait remarquer que Whirlpool a été la première utilisatrice, et a souligné que malgré l’annulation de la marque de Whirlpool, elle n’a pas eu l’intention d’abandonner la marque SPEED QUEEN, et que, à la date de la procédure, elle conservait des droits en common law. Elle avait connu des ventes constantes, quoique modestes, à une société apparentée, et les ventes de cette société répondaient aux exigences d’un « emploi faisant l’objet d’une licence » en vertu de l’article 50 de la Loi.

En ce qui concerne l’allégation de déclarations trompeuses, l’alinéa 7a), qui interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise d’un concurrent, n’est pas souvent utilisé. Dans cette affaire, Whirlpool a contesté les communiqués de presse d’Alliance affichant le symbole ®. Bien qu’Alliance soit propriétaire d’un enregistrement aux États-Unis, le juge a accepté que l’utilisation du symbole ® au Canada correspondait à une fausse déclaration, et discréditait ou dévaluait les droits de Whirlpool, mais ne satisfaisait pas à l’exigence supplémentaire de l’alinéa 7a) concernant les « dommages-intérêts », de sorte que cette demande a été rejetée.

• CONSEIL : i) Cette cause démontre que même si un enregistrement est radié, l’achalandage peut demeurer. Malgré l’annulation de l’enregistrement de Whirlpool pour non-emploi, au moment de l’action en Cour fédérale, Whirlpool était en mesure de démontrer un emploi suffisant pour établir des droits en common law. ii) La discussion sur l’utilisation du symbole ® est intéressante.  Il arrive souvent qu’une marque qui est enregistrée dans d’autres pays, mais pas au Canada, apparaisse sur des marchandises ou des emballages vendus au Canada. Cette décision laisse entendre que la revendication d’un statut enregistré sans enregistrement au Canada peut être trompeuse, mais que des dommages réels résultant d’un tel affichage sont un élément indispensable à la réussite d’une action en vertu de l’alinéa 7a).

Les préjudices résultant de la commercialisation trompeuse peuvent comprendre la «&nb
sp;perte de contrôle » sur la marque et la réputation qui s’y rattache : Dans l’affaire 3469051 Canada Inc. c. Axis Heating and Air Conditioning Inc. 2019 CF 1103, le propriétaire enregistré (« 346 ») de la marque AXXYS pour des services de construction et de passation de marché, utilisée depuis 1998, a poursuivi Axis Heating and Air Conditioning pour contrefaçon et commercialisation trompeuse relativement son emploi, depuis 2004, de « Axis Heating » comme marque de commerce et nom commercial. Malgré une apparente longue coexistence, le juge Roy a conclu que les marques portaient à confusion (citant l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce, et ce, malgré les différences entre les marques et les noms). En examinant les dommages-intérêts dans le cadre de la demande fondée sur la commercialisation trompeuse, la Cour a été informée que 346 accordait beaucoup de valeur à sa réputation de service de haut niveau et à son image de marque, ce qui contrastait avec les allégations selon lesquelles la défenderesse portait peu de soin à la publicité effectuée auprès de ses clients, négligeait le suivi après-vente et avait reçu un constat d’infraction aux normes de sécurité. Le juge a admis que 346 avait subi un préjudice, car elle craignait les conséquences d’une confusion avec la défenderesse et de la perte de réputation qui en résulterait, puisqu’elle avait effectivement perdu le contrôle sur sa marque.

• CONSEIL : Cela semble être un cas de « Goliath contre David », alors qu’un petit utilisateur local est poursuivi par une société beaucoup plus importante après plusieurs années de coexistence, pas du tout dans la même zone géographique. Si la contrefaçon et la commercialisation trompeuse sont toutes deux déterminées lorsque le contrefacteur présumé commence à employer sa marque, il est intéressant de constater que la coexistence dans cette cause n’a que très peu compté. Les futurs demandeurs pourraient vouloir s’appuyer sur l’analyse du préjudice, étant donné que le juge a accepté l’argument de la « perte du contrôle » sur la réputation et l’achalandage comme preuve de dommages-intérêts.

La Cour fédérale continue de sanctionner les contrefacteurs, en évaluant la contrefaçon et les dommages-intérêts punitifs « par épisode ». Louis Vuitton a été un combattant persistant et efficace dans la lutte contre la contrefaçon et, en 2019, elle a ajouté à son palmarès de victoires. Dans l’affaire Louis Vuitton Malletier S.A. c. Wang, 2019 CF 1389, Louis Vuitton et d’autres fabricants de produits de luxe ont réussi (dans le cadre d’un procès sommaire) à prouver la violation de marques de commerce et de droits d’auteur, ainsi que la dépréciation de l’achalandage. Depuis 2006, les défendeurs — un époux et son épouse, ainsi que deux entreprises de la Colombie-Britannique faisant affaire dans des centres commerciaux locaux et des marchés aux puces, ainsi qu’en ligne — importaient et vendaient des produits contrefaits portant les marques de commerce des fabricants de produits de luxe. Les demandeurs ont fourni une preuve d’enquêteur démontrant une violation continue. Une procédure antérieure de saisie « Anton Piller » avait donné lieu à des preuves supplémentaires de contrefaçon. Les défendeurs ont répondu par un démenti général et ont refusé de produire toute documentation significative. Le juge Roy a décrit la preuve de violation comme étant [TRADUCTION] « sans contredit accablante », puis a analysé de façon très détaillée la façon dont les dommages-intérêts devraient être évalués. Il a fait remarquer que les contrefacteurs ne disposent normalement pas de chiffres de vente utiles, et que les acheteurs probables des produits contrefaits n’auraient pas acheté un original, ce qui fait de la « perte de ventes » et du manque à gagner une mesure inutile des dommages-intérêts liés à la marque. Dans de nombreuses décisions antérieures, on a utilisé une approche de type « échelle » pour calculer les dommages-intérêts en fonction de l’endroit où les ventes ont eu lieu (p. ex. marchés aux puces, établissements de détail fixes et importateurs/fabricants et distributeurs). Bien que les demandeurs aient réclamé collectivement plus de 17 millions de dollars en dommages-intérêts, le juge a examiné les « cas » prouvés de contrefaçon de marques de commerce (calculés à 7 500 $ ou 8 500 $ par cas) à titre de dommages-intérêts compensatoires. Une demande de dommages-intérêts supplémentaires pour perte d’achalandage a été rejetée. Le juge a estimé que l’octroi de dommages-intérêts punitifs (d’un montant de 225 000 $) était nécessaire, compte tenu de la récidive des défendeurs, de leur mépris constant pour les biens des demandeurs et de la loi, de leurs « libertés » avec la preuve et des mesures prises pour éviter la détection — tout cela équivalant à une motivation pour tirer profit d’une mauvaise conduite. Les dommages-intérêts au titre du droit d’auteur ont été évalués au montant statutaire le plus élevé.

• CONSEIL : Bien que la Loi sur le droit d’auteur prévoie l’option de dommages-intérêts préétablis en cas de violation, il n’existe pas de dommages-intérêts préétablis pour la contrefaçon des marques de commerce. Compte tenu notamment des obstacles à la preuve de la vente par les contrefacteurs, le calcul des dommages-intérêts pour contrefaçon de marque de commerce pose des difficultés importantes. Une enquête complète effectuée dans les meilleurs délais, ainsi que des dossiers détaillés sur les ventes contrefaites seront nécessaires pour permettre à la Cour d’utiliser l’une des nombreuses méthodes de calcul des dommages-intérêts. Les tentatives de légiférer sur les dommages-intérêts statutaires facultatifs ont jusqu’à présent échoué, mais elles fourniraient une méthode de calcul des dommages-intérêts plus rapide, moins coûteuse et plus prévisible.

II. Décisions des tribunaux provinciaux :

En vertu de la Loi sur les marques de commerce, et conformément à la common law, les marques de commerce et les noms commerciaux enregistrés et non enregistrés peuvent être mis en application par les tribunaux fédéraux et provinciaux. Quelques décisions clés émanant de tribunaux provinciaux ont été rendues en 2019, et sont examinées ci-dessous :

Le tribunal reconnaît des droits sur les marques enregistrées et l’achalandage, malgré le non-emploi : Dans l’affaire Corus Radio Inc. v. Harvard Broadcasting Inc, 2019 ABQB 880, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a accordé une injonction interlocutoire empêchant l’utilisation par Harvard Broadcasting Inc. du nom de station de radio – POWER 107 — en se fondant sur des allégations de commercialisation trompeuse et de violation de marque de commerce et de droit d’auteur. La cause est intéressante à la fois parce que les injonctions interlocutoires sont rarement accordées et parce que Corus, tout en ayant utilisé et enregistré diverses marques POWER, dont POWER 92, n’avait pas utilisé ces marques depuis plusieurs années (bien qu’elle ait prétendu avoir l’intention de faire revivre l’une d’elles). La juge Dilts a cité le critère en trois volets qui doit être utilisé pour les injonctions, à savoir i) l’existence d’une question sérieuse, ii) l’existence d’un tort irréparable et iii) la prépondérance des inconvénients, et a donné raison à Corus sur tous les points. Malgré l’apparente absence d’emploi de ses marques, la juge n’était pas prête à accepter que Corus avait l’intention d’abandonner ses marques. La juge a accepté les prétentions de Corus concernant la valeur continue de ses marques POWER et la réputation et l’achalandage qui s’y rattachent. Elle a soutenu que la possibilité pour Corus de réintégrer le marché était entravée par l’utilisation de Harvard et que son achalandage continuerait de diminuer tant que Harvard utiliserait la marque concurrente, ce qui constituait un préjudice irréparable. Tout en reconnaissant que le coût associé aux modifications requises pour Harvard était [TRADUCTION] « non négligeable », la juge a semblé mettre cela en parallèle avec la preuve que Harvard connaissait de toute évidence les droits de Corus et que ses employés espéraient que les auditeurs de la radio feraient le lien entre leurs promotions et les anciennes marques de Corus.

• CONSEIL : Dans une demande d’injonction interlocutoire, les tribunaux se concentreront sur les critères d’injonction, et non sur le fond du litige. Même lorsqu’une marque semble avoir été abandonnée, comme dans ce cas-ci, un tribunal peut respecter les droits d’enregistrement de la marque de commerce jusqu’à ce qu’elle soit déclarée invalide, donnant ainsi au demandeur un avantage au stade interlocutoire. Comme pour la décision Whirlpool ci-dessus, cette décision reconnaît que les marques peuvent conserver un achalandage résiduel qui peut survivre et être protégé pendant de nombreuses années. De plus, tenter de se connecter à une marque passée peut constituer un sérieux faux pas — et peut très bien s’avérer un facteur qui fait pencher la balance dans un litige.

Les tribunaux du Québec confirment que la parodie n’est pas une défense contre la contrefaçon de marque de commerce : La Cour supérieure du Québec a récemment confirmé que la parodie n’excuse pas la contrefaçon de marque de commerce ou la dépréciation de l’achalandage. Dans MédiaQMI Inc. c. Murray-Hall, 2019 QCCS 1922, MédiaQMI Inc. (« QMI »), le propriétaire de la marque de commerce déposée bien connue Le Journal de Montréal, a intenté une action pour contrefaçon et dépréciation de l’achalandage contre M. Murray-Hall, le distributeur de la publication électronique Le Journal de Montréal. QMI a reçu des plaintes au sujet de la publication du défendeur et a intenté une poursuite, soulignant que la disposition du nom, les graphiques et le logo étaient semblables ou pratiquement identiques à ceux du Journal de Montréal, en plus de contenir un contenu prétendument vulgaire et grossier et de présenter de fausses nouvelles « drôles ». Madame la juge Perrault, J.C.S., au nom de la Cour, a convenu que les noms portaient à confusion et a interdit toute autre publication. Elle a rejeté l’allégation d’intention humoristique du défendeur, et le fait que la clause de non-responsabilité : (« Avertissement : ce contenu ne s’adresse pas à des gens ordinaires et plutôt pressés ») annulait le risque de confusion. Les plaintes des lecteurs à la demanderesse montraient une confusion réelle, et une journaliste québécoise célèbre, qui a fait l’objet d’un faux article de nouvelles dans la publication de la défenderesse selon laquelle cette journaliste était en couple avec un ministre du gouvernement, a également témoigné que de nombreuses personnes avaient été trompées par cette histoire. La juge a noté que si la parodie peut constituer une défense valable contre la violation du droit d’auteur, il n’en va pas de même pour le droit des marques de commerce. Toutefois, la juge Perrault a ajouté que même s’il s’était agi d’une affaire de droit d’auteur, elle n’aurait pas été prête à excuser la conduite du défendeur. La demande relative à la dépréciation de l’achalandage a également été accueillie. QMI soutenait que non seulement le contenu de la défenderesse était grossier et portait atteinte à sa réputation en raison de la confusion réelle des consommateurs, mais aussi qu’à une époque où il devient de plus en plus difficile de différencier les vraies nouvelles des fausses, l’utilisation par la défenderesse d’une marque à ce point semblable menaçait la crédibilité journalistique du Journal de Montréal. L’affirmation du défendeur selon laquelle une injonction constituait une limite inj
ustifiable à sa libert&e