Nouveaux éléments de mauvaise foi — est-ce suffisant pour décourager la production de demandes frauduleuses d’enregistrement des marques de commerce?

Parmi les récentes modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce du Canada figurent de nouvelles dispositions qui permettent de s’opposer aux demandes d’enregistrement de marques de commerce au motif que la demande a été produite de mauvaise foi. Ces modifications font suite à l’annonce de l’engagement du gouvernement d’assurer un contrôle à l’égard des demandes frauduleuses dans le cadre de la Stratégie nationale du Canada en matière de propriété intellectuelle. La fraude des marques de commerce et l’encombrement des registres de marques de commerce constituent depuis un certain temps des enjeux à l’échelle internationale. Au cours des années menant à la mise en œuvre des modifications à la loi canadienne (dont bon nombre avaient d’abord été proposées en 2014), des centaines de demandes couvrant l’ensemble des 45 catégories de produits/services ont été produites au Canada par des entités qui n’ont pas de présence commerciale évidente au Canada ou ailleurs. Cette situation a mis en lumière la façon dont l’élimination de l’emploi comme condition préalable à l’enregistrement pourrait compromettre l’intégrité du registre canadien. Les nouveaux motifs d’opposition et de radiation pour « mauvaise foi » sont conçus pour offrir un certain recours contre pareil abus.

Bien que la Loi ne définisse pas le terme « mauvaise foi », cette notion a été examinée dans le cadre de procédures d’opposition ayant eu lieu au Canada dans le contexte du motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30i) de l’ancienne Loi sur les marques de commerce, et dans quelques cas pour examiner le caractère bona fides des allégations d’emploi ou d’emploi projeté au Canada [al. 30b) et e) de l’ancienne Loi]. L’alinéa 30i) exigeait que le requérant soit convaincu d’avoir droit d’employer la marque, et il était remarquablement polyvalent. Il pouvait servir à l’examen de situations aussi diversifiées que l’allégation portant que le requérant devait forcément connaître l’existence de droits antérieurs d’un tiers à l’égard d’une marque similaire créant de la confusion, que cet emploi de la marque pourrait être contraire à d’autres lois fédérales et que l’adoption et l’emploi de la marque avaient été faits de « mauvaise foi ». 

Les décisions rendues dans le cadre de procédures d’opposition au motif de la « mauvaise foi » les plus fréquemment citées sont celles mettant en cause Robert Marcon, un requérant en série qui a produit de nombreuses demandes d’enregistrement de marques célèbres comme CHANEL, NESTLE, EVIAN, TIM HORTON’S, BAYER et HEINEKEN, pour la plupart couvrant des produits autres que ceux pour lesquels les marques célèbres étaient enregistrées et connues. Plusieurs de ces demandes ont été approuvées par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), probablement sur le fondement des différences dans les produits/services et les voies de commercialisation possibles. Ces demandes ont ensuite fait l’objet de procédures d’opposition lancées par les propriétaires de ces marques célèbres. Sans exception, les oppositions ont été accueillies, et les autres demandes de M. Marcon ont toutes été ultérieurement abandonnées ou rejetées par l’OPIC dans le cadre d’un examen. 

Une analyse détaillée de ce qui pourrait constituer de la mauvaise foi figure dans Cerverceria Modelo, S.A. de C.V c. Marcon (2008), 70 C.P.R. (4^th) 355 (COMC), qui met en cause la marque CORONA, dont la demande d’enregistrement a été produite pour différentes boissons, y compris des panachés contenant des eaux-de-vie distillées. Les motifs d’opposition comprenaient des motifs fondés sur la probabilité de confusion, et l’opposant a précisément fait valoir la pertinence de l’impulsion de M. Marcon à produire des demandes, soulevant la non-conformité à l’alinéa 30i), affirmant que le requérant [Traduction] « n’est pas convaincu qu’il a droit de l’employer, étant donné qu’à peu près au moment où il a produit sa demande, il a aussi produit un certain nombre de demandes pour des marques de commerce bien connues, autant au Canada que dans le monde entier, qui font l’objet d’enregistrements de marques de commerce au Canada ». M. Marcon a produit des éléments de preuve et, dans un contre-interrogatoire, il a admis qu’il était bien au fait des marques de l’opposant et que les produits qu’il proposait pourraient être vendus par des voies de commercialisation semblables. 

Même si elle n’était au courant d’aucun cas de jurisprudence décrivant la notion de « mauvaise foi » dans le contexte de l’al. 30i), l’agente d’audience Folz a souligné ceci : M. Marcon avait produit des demandes pour de nombreuses autres marques bien connues; aucune de ces marques n’était employée; et M. Marcon a admis qu’il ne projetait aucunement d’employer ces marques ni même de faire des plans ultérieurs pour amorcer leur emploi d’ici le règlement des procédures d’opposition. L’agente d’audience s’est demandé [Traduction] « comment une personne raisonnable serait convaincue » qu’elle a droit de produire des demandes d’enregistrement pour un si grand nombre de marques célèbres. Elle a aussi décrit cette situation comme une tentative de [Traduction] « de profiter de la réputation établie d’un nombre important de marques bien connues ». 

L’opposant n’a pas réussi à faire valoir que l’absence de plans définis pour employer la marque venait corroborer un autre motif d’opposition fondé sur « l’absence d’intention d’employer » la marque. L’opposant a souligné que le requérant n’avait pas préparé de plans d’affaires ni trouvé de fabricant ni élaboré des exemples d’étiquettes pour l’un ou l’autre des produits, qu’il n’avait pas fait de plans quant à l’emploi des marques (apparemment par crainte que les marques soient visées par une procédure d’opposition) et qu’il n’avait aucune expérience antérieure de la commercialisation de l’un ou l’autre des produits. L’agente d’audience a rejeté ce motif, indiquant que de tels facteurs, à eux seuls, n’étaient pas suffisants pour permettre à l’opposant de s’acquitter du fardeau initial qui lui incombe, soit de démontrer l’absence d’intention d’employer la marque CORONA. Cependant, dans d’autres pays, une absence semblable de plans d’emploi concrets a été admise comme preuve de mauvaise foi.

D’autres cas canadiens ultérieurs ont permis d’examiner d’autres scénarios qui pourraient mener à une conclusion de mauvaise foi, et quelques-uns mentionnent précisément ce qui pourrait ne pas être considéré comme de la mauvaise foi, y compris la production d’une demande d’enregistrement de marque de commerce au Canada identique à une marque déjà employée aux États-Unis (Restaurant Development Group LLC c Vescio Group Inc., 2016 COMC 80).

Les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce, lesquelles sont entrées en vigueur en 2019, ont retiré les deux motifs, et l’exigence prévue à l’al. 30i) qui oblige le requérant à affirmer qu’il est convaincu de son droit d’employer la marque.   Toutefois, une condition préalable à la production d’une demande d’enregistrement est que le requérant doit employer ou projeter d’employer la marque au Canada, et avoir le droit de l’y employer. En outre, les motifs d’opposition comprennent maintenant spécifiquement la mauvaise foi, le fait que le requérant n’employait pas ou ne projetait pas d’employer la marque à la date de production de la demande, et le fait que le requérant n’a pas le droit d’enregistrer la marque, ce qui semble établi pour remplacer l’ancien motif fondé sur l’al. 30i).

Au Canada, un opposant a le fardeau initial de présenter une preuve suffisante à l’appui de ses motifs d’opposition. Une preuve positive de mauvaise foi est normalement difficile à établir. Récemment, dans Beijing Jingdong 360 du E-commerce Ltd. c. Zhang, 2019 CF 1293, la Cour fédérale a confirmé que des « conclusions » (en l’espèce une conclusion d’abandon) peuvent être tirées dans certains cas. Le déroulement des faits relevés dans les cas d’absence de droit au titre de l’« ancienne loi », comme dans la décision Cerverceria susmentionnée, devrait fournir des indications sur les cas où un tribunal ou la Commission des oppositions pourrait être persuadé de conclure à la « mauvaise foi ».

La loi sur les marques de commerce des États-Unis ne contient aucune disposition concernant la « mauvaise foi », mais les requérants qui n’ont pas encore employé leur marque aux États-Unis doivent avoir une intention bona fides de l’employer. L’absence de plans d’affaires clairs visant l’emploi de la marque peut être suffisante pour appuyer une allégation selon laquelle le requérant n’avait pas l’intention bona fides d’utiliser la marque.

En Chine, le nombre de demandes frauduleuses produites a suscité beaucoup d’attention, tout comme les modifications réglementaires. Le 1^er décembre 2019, une réglementation sur la production de demandes d’enregistrement de marques de commerce (RRTFA) est entrée en vigueur dans le but précis de contrer les demandes frauduleuses et de protéger l’intérêt du public. Bien que la loi sur les marques de commerce de la Chine ait déjà permis de relever certaines activités illicites, y compris l’enregistrement de marques de tiers bien connues, des lignes directrices ont été consolidées en un même règlement, lequel comporte des sanctions supplémentaires tant pour les requérants que pour leurs agents/représentants. Les facteurs ayant une incidence sur une conclusion de mauvaise foi en vertu de la RRTFA peuvent concerner la marque ou le requérant, et sont semblables à ceux énoncés dans la jurisprudence canadienne. Les facteurs qui concernent la marque elle-même comprennent la production d’une demande d’enregistrement d’une marque qui :

• est une copie, une imitation ou une traduction d’une marque bien connue;
• enfreint le droit d’auteur ou les droits à l’égard d’un nom de personne ou d’un nom commercial;
• est le nom d’une personne connue, ou le nom complet ou abrégé d’une société;
• est le nom d’un associé, agent ou représentant d’affaires du véritable propriétaire.

Les facteurs qui concernent le requérant comprennent les suivants :

• la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce sans avoir l’intention de l’employer;
• le nombre d’autres demandes produites par le requérant;
• la question de savoir s’il existe d’autres allégations contre le requérant en matière de demandes produites de mauvaise foi;
• la question de savoir si le requérant a déjà été réputé requérant de mauvaise foi;
• la relation entre l’entreprise du requérant et les produits/services visés par la demande.

En Chine, la mauvaise foi peut être invoquée pendant l’examen de même qu’à titre de motif d’opposition. Au Canada, les examinateurs ne disposent d’aucun recours particulier contre la mauvaise foi : la question peut uniquement être soulevée dans le cadre d’une procédure d’opposition ou de radiation.

L’inclusion de facteurs de « mauvaise foi » dans la loi ou la réglementation offre aux requérants, aux opposants et aux tribunaux des directives ainsi qu’un degré minimum de certitude. Cependant, la jurisprudence canadienne actuelle, surtout celle issue de la Commission des oppositions, établit déjà des limites qui, une fois franchies, peuvent entraîner la perte de droits. En réalité, pris dans un contexte d’analyse internationale de la « mauvaise foi », les facteurs définis par la Commission des oppositions canadienne sont déjà conformes aux lignes directrices adoptées ailleurs. La liste des indicateurs de mauvaise foi ne sera jamais exhaustive et on s’attend à ce que les exemples de comporte
ment inacceptable continuent de croître, puisque « la mauvaise foi » est surtout alléguée dans le cadre de procédures d’opposition et de radiation.

Bien que ces nouveaux motifs d’opposition et de radiation fondés sur la mauvaise foi mettent un accent bien nécessaire sur la fraude en matière de marques de commerce, l’imposition aux propriétaires de marques de la responsabilité de surveiller le registre en engageant des procédures d’opposition ou de radiation ne devrait pas être la seule solution : le coût de ces procédures peut être élevé, les résultats ne sont jamais certains et il peut s’écouler des années avant qu’une décision soit prise. D’autres recours légaux tels que ceux adoptés en Chine, qui donnent aux examinateurs une plus grande marge de manœuvre pour exercer leur contrôle, ou pour surveiller la production des demandes et exiger un examen plus approfondi des preuves d’emploi, comme le proposent certains propriétaires de marques aux États-Unis, pourraient également s’avérer nécessaires. Cependant, comme il vient de mettre en œuvre des modifications importantes à la loi canadienne sur les marques de commerce, le gouvernement ne risque pas d’envisager d’apporter d’autres modifications dans un avenir rapproché. D’ici là, compte tenu de l’évolution du droit sur la mauvaise foi, il est à espérer que les requérants seront plus prudents lorsqu’ils feront valoir leurs droits de manière inappropriée, et que les parties lésées pourront utiliser la menace d’une opposition fondée sur la mauvaise foi pour résoudre plus rapidement les cas d’exagération les plus évidents. Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres changements apportés à la loi canadienne sur les marques de commerce, la suite des choses devrait être des plus intéressantes.