Idées

« Année du changement » dans le droit canadien des marques de commerce : 2019 passera à l’histoire, Partie II

09 janvier 2020

Partie II — Pratique du BMC, oppositions et radiations

Par Cynthia Rowden, Jonathan Burkinshaw, Tamara Winegust, Suzie Suliman et Jasmine Godfrey

L’année 2019 a été une année de changements sans précédent dans le droit canadien des marques de commerce et la pratique de ce droit au Canada. D’une part, des modifications majeures ont été apportées à la Loi sur les marques de commerce et à son Règlement, lesquelles viennent modifier de nombreux aspects de la pratique des marques de commerce, et d’autre part, de nombreuses décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce et des tribunaux ont été publiées, lesquelles auront une incidence sur l’enregistrement des marques de commerce et l’application des dispositions législatives à cet égard. La partie II de l’examen 2019 de Bereskin & Parr sur les marques de commerce résume certains des plus importants développements relatifs à la production et à la poursuite de demandes d’enregistrement de marques de commerce, aux oppositions à de telles demandes ainsi qu’aux procédures de radiation d’enregistrements pour défaut d’emploi.

I. 2019 : Tendances en matière de production et d’enregistrement de demandes de marques de commerce

Bien que les modifications à la Loi sur les marques de commerce ne soient en vigueur que depuis un peu plus de 6 mois, l’incidence de ces modifications se manifeste dans les tendances et développements suivants :

Quand vais-je recevoir des nouvelles du Bureau des marques de commerce? La Direction des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) accumule les retards — il faut maintenant attendre environ 16 mois après la date de production pour le premier examen d’une demande. De nouveaux employés ont été embauchés pour les examens, et d’autres ajouts de personnel sont prévus pour 2020, mais on s’attend à d’importants retards tout au long de l’année 2020.
Combien de temps les démarches d’enregistrement durent-elles? Il n’est pas rare que l’enregistrement prenne plus de trois ans. L’élimination des motifs de production et des formalités connexes devrait raccourcir ce délai. L’OPIC envisage également de modifier les pratiques actuelles concernant les prolongations de délai et les séries multiples d’objections et de réponses, de sorte qu’il pourrait être plus difficile de prolonger les délais d’examen et que les requérants n’auront plus autant d‘opportunités pour surmonter les objections à l’enregistrabilité. D’autres nouvelles sur ces changements sont attendues au début de 2020.
Quel est ce nouveau problème concernant l’examen et pourquoi n’a-t-il pas été soulevé plus tôt? La Loi sur les marques de commerce modifiée a introduit un nouveau motif d’examen, à savoir que la marque est considérée comme n’ayant pas de « caractère distinctif inhérent ». Il s’applique à la fois aux nouvelles demandes produites depuis que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et aux demandes en instance à cette date, mais qui n’avaient pas encore été annoncées. Les oppositions fondées sur le caractère distinctif sont étonnamment fréquentes — l’OPIC a admis s’être objecté sous ce motif « souvent ». L’OPIC a tenu des séances d’information sur son approche à l’égard de ce nouveau motif, mais pour l’instant, il est trop tôt pour prédire la probabilité d’une objection, la possibilité de la surmonter ou la nature de la preuve requise pour démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif au Canada en raison de son emploi.

CONSEIL : Pour l’instant, à moins que les marques ne soient des mots de toute évidence inventés ou dépourvus de connotations nominatives ou descriptives, il y a une forte probabilité d’objections fondées sur « l’absence de caractère distinctif inhérent ». La présentation d’arguments contre l’objection ou, si requis, d’éléments établissant le caractère distinctif peut avoir d’importantes répercussions sur le plan des délais et des coûts. Dans le cas des marques qui risquent de faire l’objet d’objections quant à leur caractère distinctif, les requérants devraient envisager de produire leur demande de pair avec d’autres mots/dessins. C’est notamment le cas des marques récemment adoptées pour lesquelles il n’y aurait pas suffisamment de preuve pour être en mesure d’établir le caractère distinctif acquis.

Fait remarquable — Comment l’OPIC calcule-t-il les droits de production et de renouvellement d’une demande? Les droits sont désormais payables en fonction du nombre de classes de produits et de services au moment de la production et du renouvellement (la durée du renouvellement est maintenant de 10 ans, par opposition à 15 ans). Les droits de production d’une demande à l’OPIC sont de 330 $ CA pour la première classe et de 100 $ CA pour chaque classe supplémentaire. Les droits de renouvellement sont de 400 $ CA pour la première classe et de 125 $ CA pour chaque classe supplémentaire. Bien qu’il soit possible pour les requérants et les propriétaires de d’abord payer les droits d’une seule classe, ils devront par la suite payer le plein montant en fonction de la classification des produits et services par l’OPIC. Les propriétaires de marques ne peuvent pas réduire le montant de ces droits en supprimant ultérieurement des produits/services en vue de réduire le nombre de classes dans la demande ou l’enregistrement.
Les agents de marques de commerce à la rescousse : En vertu de la Loi sur les marques de commerce modifiée, « toute personne » peut payer les droits de renouvellement. Toutefois, l’OPIC n’enverra la correspondance relative à la classification qu’au propriétaire ou à l’agent de marques de commerce canadien inscrit au dossier. La plupart des enregistrements qui doivent maintenant être renouvelés n’ont pas encore été officiellement classifiés à la satisfaction de l’OPIC. Donc, pour les prochaines années, il est probable qu’il y ait de nombreux problèmes de classification liés au renouvellement.

CONSEIL : Les sociétés qui désignent des entités qui ne sont pas des agents de marques de commerce pour s’occuper des tâches de gestion de portefeuille telles que les renouvellements pourraient trouver que le processus de renouvellement est plus complexe qu’avant les changements. Bien qu’une demande de renouvellement puisse sembler avoir été traitée au départ, il peut y avoir des étapes ultérieures relatives à la classification et aux frais supplémentaires, et le défaut de répondre ou de se conformer dans les délais de l’OPIC peut entraîner la radiation de l’enregistrement. Les propriétaires de marques pourraient juger qu’il est plus simple de demander à un agent canadien inscrit de s’occuper à la fois du renouvellement et de la classification.

¡Hola Madrid! Répercussions du Protocole de Madrid sur la production de demandes d’enregistrement de marques de commerce : L’adhésion au Protocole de Madrid fait déjà sentir ses effets sur les procédures et le nombre de demandes produites au Canada. Bien que le nombre total de demandes d’enregistrement de marques de commerce produites au Canada en 2019, comparativement à 2018, n’ait augmenté que modestement (environ 3 %), un nombre important est attribuable aux extensions territoriales en vertu du système de Madrid — selon lequel les propriétaires et les requérants d’autres pays peuvent désigner le Canada comme pays pour les droits sur les marques de commerce en produisant une demande d’enregistrement international auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. À la fin de 2019, le Canada était désigné dans plus de 7 000 demandes d’extension, ainsi que près de 2 500 demandes « en instance » (pas encore officialisées). Toutefois, l’utilisation du système de Madrid par les Canadiens demeure modeste jusqu’à présent — environ 225 demandes d’extension de droits internationaux seulement ont été produites par des Canadiens en 2019. Comme le système de Madrid peut être un moyen rentable et efficace d’élargir les droits internationaux, on espère qu’un plus grand nombre de sociétés tireront parti des possibilités qu’il offre. (Voir pour une discussion sur les facteurs qui influencent le recours au Protocole de Madrid au Canada – en anglais seulement). De plus, en ce qui concerne « qui » produit la demande au Canada, les requérants américains et canadiens produisent environ 70 % de toutes les demandes, mais, conformément aux tendances internationales, la production de demandes par des requérants chinois a considérablement augmenté.

CONSEIL : Les requérants qui ont recours au Protocole de Madrid pour acquérir des droits au Canada doivent savoir que l’OPIC ne correspondra qu’avec le requérant, à moins que celui-ci ait nommé un agent figurant sur la liste des agents de marques de commerce inscrits de l’OPIC. L’OPIC n’enverra aucune correspondance à l’agent du pays d’origine du requérant. Afin de s’assurer qu’un requérant reçoit et comprend bien la correspondance de l’OPIC concernant sa demande, un agent de marques de commerce canadien devrait être nommé le plus tôt possible après la désignation du Canada. Cliquer ici pour obtenir d’autres renseignements.

L’opposition devient plus intéressante : La Loi sur les marques de commerce modifiée ajoute de nouveaux motifs d’opposition, notamment le fait qu’un requérant n’a ni employé sa marque ni projeté de l’employer au Canada, et/ou qu’une demande a été déposée de mauvaise foi (voir ici pour plus de renseignements sur la mauvaise foi (en anglais seulement) — ajoutée spécifiquement pour combattre les pratiques de production de demandes frauduleuses). Des changements ont également été apportés à la procédure d’opposition, notamment en ce qui concerne le « mode » de signification et le « moment » de sa prise d’effet, et pour permettre spécifiquement la production d’éléments de preuve sous forme électronique. Les parties à une procédure d’opposition devraient prendre grand soin de vérifier le Règlement pour s’assurer qu’elles répondent aux nouvelles exigences de signification et calculent les délais avec exactitude. Bien que de récentes modifications législatives permettent la gestion des cas, les ordonnances de confidentialité et l’octroi de dommages dans les procédures d’opposition, ces modifications ne sont pas encore entrées en vigueur.
Ne risquez pas de perdre votre marque! — Radiations pour défaut d’emploi (art. 45 de la Loi sur les marques de commerce) : La Loi sur les marques de commerce du Canada prévoit une procédure simplifiée pour la radiation des enregistrements de marques qui ne sont pas employées. Plus précisément, toute personne peut demander au registraire d’envoyer un avis à un propriétaire, lui demandant de prouver que sa marque a été employée au Canada en liaison avec les produits ou services visés par l’enregistrement au cours de la période de trois ans précédant la date de l’avis du registraire. Bon nombre de ces procédures sont engagées pour des raisons tactiques liées à des oppositions ou autres litiges ou à des obstacles rencontrés lors de l’examen (par exemple, pour favoriser un règlement ou obtenir un consentement). Les règles relatives à la façon et au moment de procéder à la signification des documents ont été modifiées de la même manière que les règles d’opposition. De plus, il n’est désormais possible d’engager une procédure en v
ertu de l’article 45 qu’à l’égard de certains produits ou services visés par l’enregistrement.

Décisions clés en matière d’opposition et de radiation de marques de commerce

La plupart des décisions rendues dans les litiges relatifs aux marques de commerce sont très factuelles. Toutefois, plusieurs décisions rendues par les tribunaux en 2019 dans le cadre d’appels de décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce (« COMC ») présentent un intérêt et une application plus larges :

Vous pouvez aller jusqu’à en perdre votre chemise et tout de même réussir à établir « l’emploi » : Dans l’affaire Cosmetic Warriors Limited c. Riches, McKenzie & Herbert LLP, 2019 CAF 48, la Cour d’appel fédérale, en statuant sur l’appel d’une décision de la COMC dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, a conclu que des profits ne sont pas nécessairement requis pour que l’emploi » soit établi « dans la pratique normale du commerce ». Dans ce cas, la marque LUSH était enregistrée en liaison avec des t-shirts, et la preuve a démontré que les employés du propriétaire avaient acheté des t-shirts au prix coûtant, tant pour les porter dans les magasins du propriétaire que pour les offrir en cadeau. Malgré le fait que le propriétaire n’a pas réalisé de profits sur ces ventes, les produits ont été décrits comme des articles de commerce réels — et répondaient à la définition d’emploi. La Cour a conclu que les ventes qui n’étaient pas elles-mêmes rentables, mais qui étaient néanmoins faites dans le but de réaliser un profit, justifient l’emploi. Cliquez ici pour obtenir d’autres renseignements sur cette décision (en anglais seulement).
Présence requise : Les décisions de la COMC et des tribunaux se sont penchées au fil des ans sur la question de savoir si une allégation d’« emploi », en particulier pour des services tels que le transport, le divertissement et les services hôteliers, peut être fondée sur des activités en ligne lorsque le service n’est offert qu’à l’extérieur du Canada. Dans l’affaire Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP et al, 2019 CF 1042, la Cour fédérale a confirmé la décision du registraire de radier un enregistrement de la marque LIVE! employée en liaison avec des services de publicité/marketing pour des tiers, des services de divertissement et des services hôteliers. Le propriétaire a soutenu sans succès que les Canadiens ont bénéficié d’un avantage en pouvant de faire des réservations en ligne pour des spectacles et des hôtels aux États-Unis. Malgré la preuve de l’affichage en ligne de la marque visée par l’enregistrement, la livraison de milliers de documents promotionnels au Canada et le fait que les réservations pour des événements de divertissement ou des hôtels aux États-Unis pouvaient être faites en ligne à partir du Canada, le juge a conclu qu’aucun avantage tangible ne s’était produit « au Canada ». Pour une explication complète de la décision, y compris des questions supplémentaires relatives à l’emploi sous licence et aux circonstances exceptionnelles justifiant le défaut d’emploi, voir ici (en anglais seulement).

CONSEIL : Les propriétaires de marques devraient être très prudents quant à la façon dont les « services » sont décrits. Dans certains cas, on a jugé que les services « accessoires » pouvaient équivaloir à l’emploi, mais le fait d’inclure clairement les services de « réservation » dans l’état déclaratif des services peut être une façon plus sûre de préserver les droits jusqu’à ce que l’emploi réel commence au Canada.

Mais j’étais là avant! Dans l’affaire Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd, 2019 CAF 10, la Cour d’appel fédérale a confirmé le refus par la COMC de la marque AJIT du requérant, pour des motifs d’absence de caractère distinctif, malgré le fait qu’il ait été le premier à employer cette marque au Canada. La marque du requérant était employée en liaison avec une publication quotidienne en provenance de l’Inde ayant un nombre modeste d’abonnés canadiens (moins de 29) depuis 1968. La publication de l’opposant a commencé en 1993 et a été distribuée chaque semaine au Canada à plus de 23 000 exemplaires. La question était celle de savoir si l’emploi subséquent de la marque de l’opposant au Canada faisait perdre à la marque du requérant son caractère distinctif. Le juge Rennie, au nom de la Cour, a affirmé que c’était le cas — soulignant précisément qu’il y avait eu plus d’une décennie d’emploi par les deux parties, et que la marque de l’opposant avait alors acquis sa propre « notoriété ». En fait, la Cour a jugé qu’un emploi subséquent qui pourrait être qualifié de contrefaçon ou de commercialisation trompeuse peut tout de même faire perdre à une marque antérieurement employée son caractère distinctif.

CONSEIL : Dans un avertissement dont doivent prendre note tous les propriétaires de marques, le juge a souligné que « il incombe à un commerçant de protéger le caractère distinctif de sa marque, même en cas de contrefaçon » et « Il appartenait à l’appelante de prendre des mesures suffisantes pour protéger ses droits à la marque contestée, ce qu’elle n’a pas fait ». La Cour a spécifiquement rejeté la suggestion faite par le requérant selon laquelle il existe un principe juridique qui interdit à une partie de se fonder sur son emploi d’une marque de commerce portant à confusion pour contester le droit d’une autre personne à une marque.

REMARQUE : Cette décision n’est que l’une des nombreuses instances entre les parties. Des poursuites connexes pour commercialisation trompeuse et violation du droit d’auteur intentées par Sadhu Singh ont été entendues par la Cour fédérale et, plus récemment, la Cour d’appel fédérale a renvoyé cette affaire à la Cour fédérale (2019 CAF 295).

Retour à la table de travail : La Cour fédérale renvoie des dossiers au registraire, les jugeant « incompréhensibles ». La Cour fédérale, dans le cadre de plusieurs appels d’opposition récents, dont il est question plus loin, a refusé de confirmer ou d’infirmer les décisions du registraire. Qualifiant les décisions du registraire d’incompréhensibles, la Cour a plutôt ordonné au registraire de revoir ses décisions à la lumière des nouveaux éléments de preuve déposés en appel.
Mais je pensais que le fait d’ajouter des mots ou des dessins éliminerait la confusion! La Cour fédérale a critiqué les décisions divergentes de la COMC dans deux litiges entre Zara Natural Stones Inc. et Industria de Diseno Textil, S.A. (2019 CF 1082 and 2019 CF 1083). Zara Natural Stones a produit une demande d’enregistrement pour les marques ZARA et ZARA NATURAL STONES Dessin en liaison avec des pavés, et Diseno s’y est opposé sur le fondement de la confusion avec sa famille de marques ZARA, y compris ZARA HOME, en liaison avec des produits incluant les revêtements de sol. Le registraire a accueilli l’opposition contre la marque de commerce ZARA, mais a refusé l’opposition contre la marque de commerce ZARA NATURAL STONES Dessin, jugeant que cette marque ne créait pas de confusion avec les marques de l’opposant. Les deux parties ont interjeté appel et ont produit de nouveaux éléments de preuve. La juge St. Louis a laissé entendre que les différentes évaluations de la confusion dans les deux cas suggéraient une « rupture de la rationalité ». Plutôt que de conclure que l’une ou l’autre des décisions était erronée ou que les nouveaux éléments de preuve justifiaient un résultat différent, elle a décrit les décisions comme étant incompréhensibles et a renvoyé chacune d’elles au registraire pour qu’il les réexamine à la lumière des nouveaux éléments de preuve déposés en appel.
En pratique, il n’est pas rare que les conseillers en marques de commerce suggèrent que la probabilité de confusion peut être réduite en combinant une marque avec des éléments supplémentaires comme des mots ou des dessins, de manière à réduire le degré global de ressemblance avec la marque antérieure. Dans cette optique, la suggestion de la Cour selon laquelle les décisions du registraire étaient « incompréhensibles » nous semble sévère. Cependant, ces décisions servent de mise en garde, à savoir que le simple fait d’ajouter de modestes éléments de dessin ou des mots descriptifs à une marque qui crée par ailleurs de la confusion peut ne pas suffire à rendre la confusion improbable.
Mais c’était déjà courant! Une « reprise » semblable a été ordonnée dans l’affaire Canada Bread Company, Limited c. Dr. Smood APS, 2019 CF 306, concernant deux appels dans une affaire d’opposition. Le requérant a produit deux demandes d’enregistrement : une pour le slogan SMART FOOD FOR A GOOD MOOD et une autre pour un dessin combinant DR SMOOD, le slogan, et les mots THE HEALTH COMPANY. Canada Bread s’y est opposé en raison de sa famille de marques qui comprend le mot SMART. Le registraire a rejeté les oppositions, soulignant que le mot SMART était très dilué dans le registre (plus d’une centaine de marques formées de l’élément SMART ont été relevées) et que le degré de ressemblance global des marques était faible. En appel, Canada Bread a déposé d’autres éléments de preuve, et la requérante n’a pas participé du tout. Le juge Roy a conclu que le registraire a souligné à tort la pertinence de l’état du registre, d’autant plus que la décision du registraire ne traitait pas de quelque emploi que ce soit des marques formées de l’élément SMART inscrites au registre, et que la plupart des autres facteurs de confusion favorisaient l’opposant. Le juge Roy a fait remarquer que, sans preuve d’emploi, « il est difficile de déterminer s’il peut y avoir dilution et dans quelle mesure ».
Cette décision semble tenir compte de la pertinence de la preuve de l’état du registre différemment de l’approche adoptée dans le passé par la COMC. La COMC a souvent conclu que, lorsque plusieurs marques coexistent dans le registre et qu’elles comportent un élément commun/similaire, il est possible d’inférer l’emploi d’au moins certaines d’entre elles, ce qui rend inutile toute preuve supplémentaire d’emploi sur le marché. En appel, Canada Bread a fait valoir que, sur les plus de 120 marques formées de l’élément SMART inscrites au registre, seulement 7 visaient des produits similaires — ce qui semble être un facteur que la Cour fédérale voulait que le registraire prenne expressément en considération. Le jugement a non seulement ordonné que l’affaire soit entendue de nouveau, mais, étant donné qu’elle a été considérée incompréhensible, elle doit aussi être renvoyée à une Commission des oppositions des marques de commerce « différemment constituée ».
Ce qui compte, c’est l’impact, pas seulement la preuve de ventes et de publicité : Dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire 1648074 Ontario Inc. c. Akbar Brothers (PVT) LTD, 2019 CF 1305, la Cour fédérale a également renvoyé les questions au registraire. Dans cette décision, elle critique l’évaluation que le registraire a faite de l’absence de caractère distinctif. L’opposition à la demande pour la marque DO GHAZAL Design était fondée sur plusieurs motifs, mais la COMC a expressément conclu que la marque n’avait pas de caractère distinctif. L’opposante s’est appuyée sur la preuve de ventes à un distributeur/grossiste au Canada, mais il n’y avait pas de preuve des ventes ou de la publicité faites par le grossiste. Bien q
u’une telle preuve puisse