Développements récents – pratiques de l’Office de la propriété intellectuelle et législation – à quoi s’attendre en 2018

Par Cynthia Rowden et Meghan Dillon

L’année qui commence sera fort chargée tant pour les propriétaires de marques de commerce que pour les professionnels en prévision des changements importants qui accompagneront la mise en œuvre des modifications à la Loi sur les marques de commerce, qui est prévue pour le début de 2019, et des changements apportés à d’autres lois canadiennes qui auront des incidences sur les marques de commerce. Le présent document examine les questions de pratique et de réglementation qui auront une incidence sur les propriétaires de marques de commerce et sur la procédure en 2018.

I. Développements relatifs aux pratiques en matière de marques de commerce

Classification de Nice : À la suite des modifications qui ont été apportées à la Loi sur les marques de commerce, il sera désormais obligatoire d’ajouter dans toute demande qui est en instance d’enregistrement et qui n’a pas été publiée au moment où les modifications prendront effet des détails de classification conformes à l’interprétation que fait l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) de la Classification de Nice des produits et services. L’OPIC exigera graduellement de tous les propriétaires inscrits des renseignements sur les diverses classes. Il est donc souhaitable d’aborder dès maintenant la question de la classification.

Depuis septembre 2015, par le biais de son système de dépôt électronique en ligne, l’OPIC accepte les demandes d’enregistrement de marques de commerce regroupées selon la Classification de Nice (toutefois, si l’Office est en désaccord avec la classification, celle‑ci ne figurera pas dans les détails de la demande). En 2017, l’OPIC a commencé à inviter les propriétaires de marques de commerce dont la marque devait être renouvelée sous peu à classifier volontairement leurs produits et services conformément à la Classification de Nice. Bon nombre de propriétaires enregistrés, en particulier ceux qui n’étaient pas certains de renouveler leurs marques, ont décidé d’attendre, mais dans le cas de ceux qui étaient certains de renouveler leurs marques, la classification leur permet désormais de gagner du temps et de s’épargner des soucis.

Augmentation du nombre de nouvelles demandes : Un examen des « statistiques mensuelles de production » publiées par l’OPIC ces dernières années montre une augmentation du nombre de demandes d’enregistrement de marques de commerce (alors que le nombre de demandes concernant des brevets pour la même période a diminué). Pour la période comprise entre avril et novembre 2017, 40 187 demandes d’enregistrement de marques de commerce ont été déposées, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à la même période en 2016 et de 15 % pour la même période en 2015.

Cette augmentation s’explique probablement par plusieurs facteurs, dont plusieurs sont attribuables aux modifications à la Loi qui seront prochainement mises en œuvre, et notamment aux facteurs suivants :

• les entreprises canadiennes se préparent probablement en vue de la protection plus étendue que le Protocole de Madrid accordera à l’échelle mondiale aux marques de commerce, ce qui obligera les entreprises canadiennes à présenter une nouvelle demande au Canada ou à enregistrer une marque de commerce au Canada;
• les requérants, en particulier ceux qui ont des intérêts généraux susceptibles de les exposer à des frais de classe plus élevés au moment de la mise en œuvre des modifications, profitent peut-être du fait qu’il n’y a actuellement aucuns frais de classe;
• en prévision de l’élimination de l’usage comme exigence d’enregistrement, il se peut que les requérants cherchent à élargir la portée de leurs droits de marques de commerce au Canada, sachant qu’une fois que les modifications à la Loi entreront en vigueur, ils pourront obtenir l’enregistrement de leur marque pour une vaste gamme de produits et de services, peu importe que leurs marques aient été employées ou non en lien avec ces marques et ces services.

Augmentation du nombre de classes par demande : Outre l’augmentation du nombre de demandes de marques de commerce déposées en 2017, on constate une augmentation du nombre de classes par demande, ainsi que du nombre de produits et services par classe et par demande. En 2013, avant que la Loi sur les marques de commerce ne soit modifiée, le nombre moyen de classes par demande était d’environ 1,87, tandis qu’en 2017 (entre janvier et juillet), ce nombre avait presque doublé (même en excluant un phénomène inattendu de dépôts d’une demande couvrant les 45 classes, sur lequel nous reviendrons plus loin). Ces chiffres s’expliquent en partie par la perspective prochaine d’acquérir des droits plus étendus une fois que l’usage comme exigence d’inscription aura été éliminé.

Demandes couvrant les 45 classes : Jusqu’en 2017, le phénomène des demandes englobant les 45 classes était pratiquement inconnu au Canada, probablement en raison de l’exigence actuelle en matière d’« usage ». Le nombre de ces demandes n’avait jamais dépassé huit par année au cours de la période de 2012 à 2016. En 2017, 453 demandes couvrant les 45 classes ont été déposées, dont la majorité – 412 – étaient associées à un groupe de sociétés apparemment liées qui avaient lancé un programme répandu de dépôts de demandes dans plusieurs pays qui couvraient de nombreuses pages de produits et de services.

Ces demandes couvrant les 45 classes commencent à apparaître lors des recherches de contrôle préalable et dans les rapports des examinateurs de l’OPIC et donnent sans doute un avant-goût de certaines des difficultés auxquelles les requérants seront confrontés lorsque l’usage ne sera plus une condition préalable à l’inscription. Parmi ces difficultés, mentionnons les suivantes :

• le contrôle préalable deviendra de plus en plus difficile. Les requérants devront passer au peigne fin de très longues descriptions de produits et de services à la recherche de chevauchements et, comme la demande et l’enregistrement ne comporteront aucune indication permettant de savoir si la marque est employée et pourquoi elle est employée, il faudra de plus en plus recourir à des études de marché.
• les procès seront plus longs et plus coûteux. Il y aura probablement plusieurs séries d’actions administratives et de réponses de l’Office, des prorogations de délai, des oppositions et des instances introduites en vertu de l’article 45.

Délais de traitement de l’examen : Aux termes du Protocole de Madrid, l’examen d’un enregistrement international désignant le Canada doit avoir lieu dans un délai précis, à défaut de quoi l’enregistrement sera réputé s’appliquer au Canada. Toutefois, le traitement des demandes canadiennes s’est avéré lent. Le Rapport sur la PI au Canada 2017 montre qu’en 2015 et en 2016, le délai moyen de traitement des demandes à partir du dépôt de la demande jusqu’à l’enregistrement était de 27,4 mois et qu’à la fin de 2016 et au début de 2017, il fallait attendre en moyenne neuf ou dix mois pour un premier examen de la demande. Ces délais constituent un problème important dans le cadre du Protocole de Madrid. Les « Engagements à l’égard du service pour 2017‑2018 » publiés par l’OPIC indiquent que l’OPIC prévoit transmettre une première action administrative (soit un avis d’approbation ou un rapport d’examinateur) dans les sept mois de la date du dépôt de la demande. Certains observateurs ont indiqué que, dans le cas des demandes de marques déposées depuis l’été 2017, les délais d’examen se sont améliorés.

Déclarations d’emploi : Bien qu’il n’y ait pas eu de changement en ce qui concerne la politique officielle, conformément à l’engagement de l’OPIC de réduire l’arriéré de traitement des demandes, les praticiens ont constaté que les prorogations discrétionnaires des délais impartis pour déposer des déclarations d’emploi au Canada font l’objet d’un examen plus rigoureux. Une déclaration doit être présentée dans le cas des demandes fondées sur l’emploi proposé au Canada (conformément au régime actuel d’enregistrement de marques de commerce fondé sur l’usage). L’OPIC a établi des lignes directrices en matière de prorogations de délai, qui ne seront en règle générale pas accordées après que six ans se sont écoulés depuis la date du dépôt de la demande ou que trois années se sont écoulées depuis la date à laquelle la demande a été accueillie, à moins de circonstances particulières. Il semble maintenant que ces prorogations discrétionnaires ne peuvent être accordées que si le défaut d’employer la marque s’explique par un retard dans l’approbation réglementaire ou que le non‑usage est clairement indépendant de la volonté du requérant.

De plus, l’Office a modifié sa pratique en ce qui concerne son refus d’accorder une prorogation de délai. Si l’Office n’est pas disposé à accorder une prorogation discrétionnaire de délai, il le précise habituellement dans une lettre dans laquelle il fixe un délai final de deux mois pour déposer une déclaration d’usage. Jusqu’à tout récemment, la pratique consistait à calculer ce délai de deux mois à partir de la date de l’avis de refus de la demande de prorogation. Toutefois, au cours des derniers mois, l’OPIC a commencé à faire courir ce délai à compter de la date du dernier délai prorogé pour le dépôt de la déclaration d’emploi, ce qui a eu pour effet de raccourcir le délai final imparti pour déposer la déclaration.

Le message que devraient retenir les propriétaires de marques est qu’ils devraient respecter les dates limites d’usage, surtout dans le cas des demandes déposées avant 2014, car il se peut qu’ils ne soient pas en mesure de maintenir leurs demandes en instance d’enregistrement jusqu’à la mise en œuvre des modifications qui élimineront l’exigence de l’usage. En cas de doute sur le droit à une prorogation discrétionnaire de délai, il peut être judicieux de déposer une nouvelle demande pour préserver ses droits de marques de commerce.

II. Mise en œuvre prochaine des modifications à la législation et à la réglementation

Règlement sur les marques de commerce : Alors que le Canada se rapproche de la date de la mise en œuvre des modifications qui ont été adoptées en 2014 à la Loi sur les marques de commerce, les propriétaires de marques de commerce et les conseillers devraient se préparer en vue des derniers détails relatifs au cadre réglementaire. En 2017, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) a publié un projet de règlement pour commentaires et s’attend maintenant à ce que le règlement soit très bientôt publié dans la Gazette officielle, ce qui représente une étape plus formelle vers sa mise en œuvre.

Voici quelques‑uns des points saillants de la réglementation :

• frais de dépôt et de renouvellement — les frais de dépôt par classe devraient être de 330 $ CA pour la première classe et de 100 $ CA pour chaque classe supplémentaire, tandis que les frais de renouvellement seront de 400 $ CA pour la première classe, et de 125 $ CA pour chaque classe supplémentaire. Pour un grand nombre d’entreprises, ces frais n’entraîneront pas de changements majeurs, mais pour celles qui ont des intérêts plus généraux, les frais exigés, surtout lors du renouvellement, pourraient augmenter considérablement;
• procédure à suivre lors du dépôt des demandes — il faudra présenter un nombre minimal de renseignements lors du dépôt de la demande, et de nouvelles règles confirmeront la date officielle de dépôt;
• règles de pratique en matière d’opposition — l’ordre de présentation des arguments et du contre‑interrogatoire sera modifié;
• oppositions — de plus amples détails seront prévus sur les oppositions aux indications géographiques (IG) à la suite de l’élargissement des droits d’IG en raison des modifications
  apportées à la Loi sur les marques de commerce;
• Lignes directrices concernant le dépôt des demandes conformément au Protocole de Madrid à l’intention des requérants canadiens et des propriétaires de marques cherchant à obtenir une protection internationale et des propriétaires de marques étrangers cherchant à obtenir une protection au Canada. Les entreprises canadiennes devraient comprendre les avantages et les inconvénients du Protocole de Madrid pour être en mesure de prendre des décisions stratégiques quant au moment propice pour commencer à utiliser ce système et quelles marques ils devraient déposer;
• Les règles transitoires peuvent offrir la possibilité de profiter dès maintenant des renouvellements à moindre coût et éviter les frais de classe.

Avis de pratique : L’OPIC a proposé de créer des groupes de travail chargés d’examiner et de commenter les ébauches d’avis de pratique facilitant l’interprétation des modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce et ses règlements d’application. Compte tenu notamment du nombre important de modifications et de la complexité de bon nombre des nouvelles dispositions réglementaires et des règles transitoires, les avis de pratique seront essentiels pour interpréter les nombreuses implications techniques et pratiques de la nouvelle Loi. Les premières séances pourraient avoir lieu en février 2018.

Projet de loi S‑5, Loi modifiant la Loi sur le tabac et la Loi sur la santé des non‑fumeurs. Ce projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes (ayant déjà été adopté au Sénat) et devrait recevoir la sanction royale en 2018. La Loi vise à lutter contre le tabagisme et l’une de ces stratégiques consiste à mettre en œuvre des exigences de « conditionnement neutre » pour les produits du tabac, ainsi que d’autres restrictions concernant la vente et la publicité des produits du tabac au Canada. Les détails sur les restrictions concernant le conditionnement seront précisés dans un règlement d’application qui n’a pas encore été publié. Les groupes de propriétaires de marques de commerce ont remis en question l’impact de cette loi sur le choix des consommateurs et ont soulevé des questions quant à l’impact du conditionnement neutre sur les droits de marques perdus, la contrefaçon et les ventes non autorisées.

Le projet de loi S‑228, Loi sur la protection de la santé des enfants a également été adopté au Sénat et le Parlement en est présentement saisi. Présenté à l’origine comme un projet de loi d’initiative parlementaire par l’ancienne sénatrice et skieuse olympique Nancy Greene Raines, ce projet de loi comprend un long préambule où sont énoncés les objectifs de la Loi, à savoir s’attaquer aux problèmes de poids et d’obésité chez les enfants en limitant la publicité et la promotion d’aliments et de boissons malsains. La Loi elle‑même ne contient qu’une restriction très générale interdisant de faire la publicité d’un aliment mauvais pour la santé de manière que la publicité s’adresse principalement aux enfants. Les modalités de cette interdiction devraient être précisées dans un règlement d’application. Comme dans le cas des modifications apportées à la Loi sur le tabac, ces détails seront essentiels, et les propriétaires de marques de commerce, en particulier ceux dont les produits contiennent des quantités importantes de gras et de sucre, devraient se préparer en vue des règlements qui s’attaqueront aux choix des marques de commerce (p. ex., celles qui recourent à des personnages fictifs et à des animaux), à l’emballage, à la publicité et aux témoignages d’appui.

Le projet de loi C‑45, Loi sur le cannabis, fait suite à l’engagement du gouvernement canadien de légaliser les produits du cannabis récréatif d’ici l’été 2018. La Loi sur le cannabis, qui a été adoptée par la Chambre des communes et dont le Sénat est maintenant saisi, contient des interdictions générales sur les emballages qui pourraient être attrayants pour les jeunes, et interdit expressément les attestations et les témoignages, la représentation de personnes, de personnages et d’animaux réels ou fictifs d’une manière qui les associe à leur façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace. Des détails plus précis devraient être ajoutés dans les règlements d’application. Le gouvernement vient d’achever une consultation sur la réglementation, dont l’un des aspects proposait un scénario de lignes directrices sur le conditionnement neutre prévoyant des restrictions sur les couleurs, la police, la taille et d’autres restrictions sur les « éléments de marque », un terme suffisamment large pour englober les marques, les dessins, les formes de produits et d’emballage courants, et même les noms commerciaux. Encore plus que dans le cas des produits du tabac, il peut être prématuré d’envisager le conditionnement neutre dans le cas des produits nouvellement réglementés qui auront besoin d’un certain temps pour acquérir une réputation et une stabilité associées à une marque.  

L’année qui commence promet d’être chargée et d’être jalonnée de nombreuses mesures législatives qui auront des répercussions sur le paysage des marques de commerce en 2018 ou au début de 2019. Restez à l’affût des développements à venir!