En défense des clauses restrictives
Par Noel Courage
Les contrats de travail des entreprises de recherche et développement (R&D) innovantes comprennent parfois des clauses restrictives. En général, ce type de clause interdit à un ancien employé de travailler chez un concurrent ou à l’intérieur d’une zone géographique donnée pendant une certaine période. L’objectif est de limiter temporairement la concurrence et de diminuer le risque que l’ancien employé ne révèle à un tiers des éléments de propriété intellectuelle (PI) de l’entreprise, comme des secrets industriels. Bien qu’on ait aussi souvent recours à ce type de clause lorsque des ententes sont conclues entre de grandes sociétés étant des partenaires commerciaux ou de R&D, cet article vise particulièrement les employés.
Il se pourrait que le mouvement du balancier ait été trop loin contre les clauses restrictives. Comme il a été dit dans un article précédent, la Cour d'appel de l'Ontario a récemment réaffirmé que les clauses restrictives ne sont valides et applicables que dans des « circonstances exceptionnelles »[1]. Il s’agit là d’une règle difficile à mettre en œuvre. La Cour suprême du Canada avait précédemment déclaré que des cas pourraient s’avérer exceptionnels, par exemple lorsqu’on interdit de façon raisonnable à un ancien employé « d’établir son propre commerce ou de travailler pour le compte de tiers de façon à s’approprier éventuellement la clientèle de l’employeur. »[2] Si on détermine qu’une clause de non-sollicitation suffit à protéger les intérêts d’une entreprise, l’application d’une clause restrictive sera non avenue.
Ces décisions juridiques, comme dans bien d’autres causes sur les clauses restrictives, ont été rendues dans le cadre de ventes ou de problèmes touchant une entreprise traditionnelle et non dans celui du développement de la PI d’une entreprise technologique. Nul ne sait si la protection de la PI sera considérée comme une circonstance « exceptionnelle » dans le cas où l’entreprise n’est pas dépossédée de sa clientèle. Dans certains cas, l’appropriation de la PI signifie qu’une personne s’approprie les caractéristiques d’un produit innovant, comme un logiciel ou le procédé de fabrication d’un composé chimique, pas les ventes de l’entreprise. Pour certaines entreprises émergentes et biotechnologiques, les clauses de non-sollicitation sont pratiquement inutiles, car ces sociétés sont au stade de la recherche et du développement et souvent elles n’ont pas de clients. La valeur d’une entreprise émergente se trouve donc dans sa propriété intellectuelle. Développer une PI exige d’importants investissements, en argent et en temps. Ces entreprises sont très vulnérables puisqu’un ancien employé pourrait approcher la concurrence et faire progresser grandement les programmes ou les produits de recherche et développement d’une société concurrente. Alors que les cours de justice tentent de préserver le droit d’un ancien employé à gagner sa vie, elles doivent aussi prendre en considération le fait que l’appropriation illicite d’éléments de PI peut causer un tort considérable à l’entreprise à qui elle appartient. Imposer des clauses restrictives, dont la portée est raisonnable et ciblée, à des employés clés peut se révéler équitable et justifié pour protéger la propriété durement acquise d’une société.
Les clauses de confidentialité et celles relatives à l’attribution de la PI doivent toujours figurer dans le contrat de travail initial.
Si une entreprise a déposé un brevet de PI, elle devrait pouvoir compter sur un recours légal contre un ancien employé, ou son nouvel employeur, dans les cas où la technologie est subtilisée. De la même façon, si un secret industriel est volé ou si une clause de confidentialité valide est enfreinte par un ancien employé, un recours légal devrait exister pour corriger la situation. Les litiges relatifs aux brevets ou aux renseignements confidentiels sont très complexes et coûteux. Il est difficile de constituer une preuve qui démontre qu’une personne s’est appropriée de façon illicite des renseignements puisque la seule preuve présentable au cours de la procédure précontentieuse est qu’une entreprise a embauché l’ancien employé et que le développement de son produit semble ensuite avoir progressé rapidement. Il est également difficile d’évaluer, au cours de la procédure précontentieuse, ce que l’entreprise savait avant d’embaucher l’employé en question et de déterminer s’il a fait progresser le programme de recherche, et le cas échéant, de quelle façon il y est parvenu.
Si une clause restrictive dont la portée est raisonnable peut s’appliquer, la preuve qu’il faudra établir en cas de litige et qui sera relativement différente consistera à démontrer que l’employé a exercé, dans le cadre de son emploi, des tâches temporairement interdites, au cours de la période limitée dans le temps et l’espace. Voici un exemple décrivant un cas où une clause restrictive précise et ciblée aurait pu être utile et justifiée (aucune clause n’existait, fort probablement). Il y a plusieurs années, au Manitoba, la société pharmaceutique Apotex a développé un procédé de fermentation bactérienne en vue de produire un médicament très utile contre les maladies e cardiovasculaires appelé lovastatine. Déterminer les conditions chimiques idéales pour la croissance bactérienne en vue de produire de grandes quantités d’un médicament représente un défi. Apotex a décidé de garder son procédé secret, plutôt que de déposer une demande de brevet. Un des scientifiques a quitté son emploi pour se joindre à l’équipe d’un concurrent, Novopharm (dénommée désormais Teva Canada), et il a utilisé ses connaissances acquises chez Apotex pour faire progresser le procédé de fermentation de Novopharm en vue de produire la lovastatine. Pour prouver qu’une appropriation illicite de renseignements avait eu lieu, Apotex a procédé de la façon suivante :
1) La société a obtenu une injonction Anton Piller (perquisition et saisie) afin de pouvoir fouiller les bureaux de Novopharm en vue de trouver des renseignements et de les saisir;
2) La société a dû prouver que les renseignements que Novopharm avait utilisés étaient des renseignements confidentiels d’Apotex.
Démontrer, en se fondant sur les faits, que les renseignements d’une société ont été divulgués aux dirigeants d’une autre entreprise et qu’ils ont servi à la recherche et développement de cette entreprise peut s’avérer une tâche difficile. Obtenir une injonction de recherche et saisie est coûteux et difficile, tout comme l’est le processus de divulgation devant la cour de justice. Étant donné ces incertitudes et ces frais, il serait probablement ardu pour la plupart des petites entreprises d’intenter une poursuite afin de protéger leur PI dans des circonstances similaires.
Manifestement, le contrat de travail du scientifique auprès d’Apotex ne comprenait pas de clause de non-concurrence, une situation courante que nous n’allons pas critiquer. Une bonne idée aurait été de convenir d’une clause de non-concurrence précise permettant au scientifique de faire profiter la concurrence de ses compétences et connaissances générales, mais l'empêchant de travailler au développement du même médicament et du même procédés (c.-à-d. les travaux de fermentation pour la lovastatine) auprès d’un concurrent. Si l’on veut adopter une méthode plus sévère, on pourrait ajouter à la clause restrictive, les autres travaux auxquels le scientifique a participé au cours de sa carrière chez Apotex. Pour veiller à ce qu’une contrepartie soit offerte suite à la modification du contrat de travail, le changement pourrait être fait à un moment où les conditions de travail de l’employé sont revues (ex. hausse de la rémunération discrétionnaire, accord d’une prime ou de jours de congé supplémentaires). Pour autant qu’il en sache, l’auteur n'est pas au courant de l’utilisation de cette pratique dans l'industrie pharmaceutique. Il faudra déployer des efforts pour initier et gérer cette pratique. Cependant, les avantages financiers et la valeur engendrés par l’application de ce type de clause restrictive et la mise à l’échelle des contrats de travail pourraient se justifier dans le cas d’employés clés pour protéger des éléments précieux de PI.
Pour résumer, les clauses de non-concurrence peuvent s’avérer utiles dans les secteurs où la PI joue un rôle de premier plan les entreprises qui comptent sur la recherche et développement pour se donner un avantage concurrentiel. En matière de protection, le recours à différents types de restrictions comme les clauses de non-sollicitation, les clauses de confidentialité et les clauses d’attribution de la PI devraient aussi continuer à être utilisées. Il convient de rédiger ces clauses séparément, afin que les clauses susceptibles d’être inexécutables puissent en être dissociées facilement. On ne sait toujours pas si les cours de justice considéreront que, dans certains cas, la protection de la PI constitue une des circonstances exceptionnelles dans le cadre desquelles une clause de non-concurrence raisonnable et ciblée serait applicable.
[1]Le litige entre H.L. Staebler Company Limited et Allan, 2008 ONCA 576, impliquant des assurances commerciales. Une clause inexécutable précisait « vous n’allez pas, pendant 2 années consécutives après votre départ, conduire des activités professionnelles auprès de tout client ou consommateur de H.L. Staebler Company Limited avec qui vous avez fait affaire dans le cadre de votre emploi, jusqu’à votre dernière journée de travail » (aucune limite géographique). Voir également le litige entre Mason et Chem-Trend Limited Partnership, 2011 ONCA 344 impliquant un représentant commercial d’une entreprise chimique. Le litige entre Martin et ConCreate USL Limited Partnership, 2013 ONCA 72. Un employé et actionnaire minoritaire a signé une entente comprenant des clauses restrictives conjointement à la vente d’une entreprise.
[2]Le litige entre Elsley Estate et J.G. Collins Insurance Agencies Ltd., [1978] 2 S.C.R. 916.
