Coexistence de marques de commerce : la portée limitée des consentements

Par François Larose

Les praticiens en marques de commerce au Canada savent que les accords de consentement entre la requérante pour l’enregistrement d’une marque de commerce et la titulaire d'une marque citée par le Registraire des marques de commerce (Registraire) ne sont pas facilement acceptés par ce dernier. Le Registraire répond souvent ne pas être lié par de tels consentements, notamment parce que son devoir est de protéger le public contre la confusion entre deux marques enregistrées, même si les signataires de l’accord de consentement croient que leurs marques respectives peuvent coexister. La seule exception concerne les « marques officielles », publiées par les gouvernements ou les « autorités publiques », où le Registraire est lié par de tels consentements. Une décision récente de la Cour fédérale réaffirmera le point de vue du Registraire dans l'évaluation des consentements.

Dans l'affaire Holding Benjamin et Edmond de Rothschild c. Canada (Procureur Général), la requérante pour l’enregistrement de la marque EDMOND DE ROTHSCHILD a interjeté appel devant la Cour fédérale d'une décision du Registraire refusant d'enregistrer sa marque parce qu'elle est susceptible de porter à confusion avec une marque enregistrée, à savoir ROTHSCHILD, les deux marques étant liées à des services similaires (services financiers).

La requérante, comme il lui est permis de faire, a produit une preuve additionnelle dans l'espoir de modifier la norme de contrôle de la Cour de la « décision raisonnable » (une norme en vertu de laquelle la Cour faire preuve de déférence et n'interviendrait généralement qu'en cas d'erreur de droit ou lorsque la décision du Registraire est clairement erronée) à la norme de la « décision correcte » (norme où le tribunal peut examiner le dossier de novo et substituer sa propre décision à celle du Registraire). Cette preuve additionnelle comprenait un consentement du titulaire de la marque citée.

La requérante a soutenu que le consentement devait répondre aux préoccupations du Registraire quant à son obligation de protéger les droits de la marque de commerce citée.

La Cour n'a toutefois pas été convaincue et a conclu que cette preuve additionnelle, y compris le consentement, était insuffisante pour modifier la norme de contrôle. La Cour ajoute que, même si elle avait été produite devant le Registraire, cette preuve n’aurait pas affecté la décision du Registraire.

En ce qui concerne spécifiquement le consentement, la Cour a déterminé qu'il n’avait qu’une valeur limitée. Il repose en fait sur la conviction des signataires qu'il n'y aura aucune confusion dans l'esprit du public entre leurs marques respectives. Cependant, cet énoncé général ne peut lier le Registraire, dont la mission est non seulement de protéger les avantages concurrentiels commerciaux des titulaires de marques de commerce, mais tout autant de protéger le public consommateur. Comme l'a déclaré la Cour suprême du Canada dans la décision bien connue Mattel, le droit des marques de commerce appartient au domaine de la protection des consommateurs. La Cour ajoute que l'opinion des signataires en matière de confusion ne pouvait être considérée comme reflétant le point de vue du consommateur moyen – ce qui est en fait le point de vue pertinent à considérer.

Après avoir donc examiné la décision du Registraire suivant la norme de contrôle de la décision raisonnable, la Cour conclut que la décision du Registraire n'était pas clairement erronée et rejette donc l'appel.

Cette décision ne répudie pas tous les consentements – en fait, les consentements peuvent être considérés par le Registraire comme une circonstance de l’espèce lorsqu'il évalue la confusion. Cependant, il faut se rappeler que la Loi sur les marques de commerce ne contient aucune disposition reconnaissant les consentements comme une base pour renoncer aux critères de confusion, sauf dans le contexte des « marques officielles ». Alors que les titulaires de deux marques pouvant prêter à confusion peuvent être en mesure de distinguer leurs marques respectives, le consommateur moyen, qui ne connaît pas la source des produits ou des services liés à chacune, peut ne pas être en mesure de le faire.