Un pas en avant pour la brevetabilité des logiciels aux États-Unis – Clarification de l’expression « bien connu, routinier et conventionnel »

La décision récemment rendue par la justice américaine dans l’affaire Berkheimer c. HP Inc. fournit des directives longuement attendues sur le critère d’admissibilité des innovations mises en œuvre par logiciel, établi dans l’affaire Alice Corp. c. CLS Bank International.

Dans l’affaire Alice, la Cour Suprême a établi un critère d’admissibilité à deux volets, selon lequel on examine d’abord si la revendication de brevet vise une exclusion à l’égard d’un objet brevetable. S’il est déterminé que la revendication vise une exclusion, le critère exige ensuite que l’on vérifie si la revendication dans son ensemble représente « significativement plus » qu’une exclusion. La Cour Suprême a indiqué qu’une limitation spécifique autre que ce qui est bien connu, routinier et conventionnel dans le domaine peut être un élément considéré comme étant « significativement plus ».

Depuis l’affaire Alice, les requérants et l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) se questionnent sur l’expression « bien connu, routinier et conventionnel ». L’USPTO a adopté une approche libérale et a souvent allégué que les éléments de la revendication sont « bien connus, routiniers et conventionnels » dans des déclarations finales générales. Les demandes de preuve de ces allégations de la part des requérants étaient souvent ignorées.

Dans l’affaire Berkheimer, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral (CAFC) a fourni des clarifications nécessaires sur l’interprétation des activités « bien connues, routinières et conventionnelles ». La CAFC a partiellement renversé le jugement sommaire d’un tribunal de district dans lequel on avait déclaré que plusieurs revendications du brevet américain n^o 7,447,713 étaient non valides au motif qu’elles visaient un objet inadmissible, au titre du critère établi dans le cadre de l’affaire Alice. La CAFC a affirmé que la détermination si les éléments d’une revendication sont bien connus, routiniers et conventionnels pour une personne versée dans l’art est une question de fait, et qu’une telle conclusion doit être soutenue par une preuve claire et convaincante. La CAFC a également précisé que la divulgation des éléments de la revendication dans l’art antérieur ne fait pas nécessairement en sorte que ces éléments sont bien connus, routiniers et conventionnels.

Suivant l’affaire Berkheimer, l’USPTO a publié des directives[1] indiquant les types de preuve que les examinateurs de brevet doivent présenter lorsqu’ils allèguent que les éléments d’une revendication sont « bien connus, routiniers et conventionnels ». Ces types de preuve comprennent ce qui suit :

• une déclaration formelle inscrite dans le mémoire descriptif ou faite par le requérant dans le cadre de la procédure;
• une décision de la cour démontrant que les éléments de la revendication sont bien connus, routiniers et conventionnels; ou
• une publication imprimée décrivant l’état de la technique et portant sur ce qui est bien connu et fréquemment utilisé dans le domaine pertinent. Selon les directives, la simple mention de l’élément de la revendication dans la publication d’un brevet ne constitue pas une preuve admissible.

Les directives permettent également à l’examinateur de présenter un avis officiel indiquant que les éléments de la revendication sont bien connus, routiniers et conventionnels, mais il doit présenter un autre type de preuve si l’avis officiel est contesté par le requérant.

L’affaire Berkheimer et les nouvelles directives de l’USPTO sont très claires sur le fait que toute allégation que les éléments de la revendication sont « bien connus, routiniers et conventionnels » doit être étayée d’une preuve factuelle. Malgré l’orientation offerte par la jurisprudence américaine grandissante et les directives antérieures de l’USPTO, les incertitudes entourant le critère d’admissibilité des brevets sont nombreuses.

Cependant, l’affaire Berkheimer fournit une précision nécessaire qui devrait engendrer un dialogue plus significatif entre les requérants et l’USPTO.