Propriété intellectuelle (PI) – Meilleures pratiques dans le contexte de la COVID-19

Les répercussions de la COVID sur l'économie et la vie quotidienne à l’échelle mondiale nous incitent à unir nos efforts pour trouver des solutions à la pandémie actuelle de COVID-19. Les entreprises innovantes du secteur canadien des technologies, qui exerçaient déjà ou exercent depuis peu dans le milieu de la santé, sont stimulées par de nouvelles possibilités de financement et d’investissement et mues par la volonté de répondre à des besoins urgents au sein du marché.

Toutefois, la création de prototypes et la collaboration en mode accéléré, ainsi que la mise à l’essai sur le terrain de dispositifs et de traitements dans le chaos des soins de santé de première ligne exposent les entreprises aux risques liés à la divulgation publique et au partage de la propriété intellectuelle (PI). De récentes alertes à la cybersécurité ont averti les établissements de soins de santé et de recherche travaillant à combattre la COVID-19 de l’existence de tentatives de piratage ciblées visant à dérober leur propriété intellectuelle.

Parallèlement à la volonté d'innover et de collaborer, il est plus important que jamais que les entreprises en démarrage dressent le bilan de leur propriété intellectuelle, qu’elles aient conscience des pièges les plus courants et qu’elles adoptent de façon proactive des pratiques exemplaires qui leur permettront non seulement de perdurer, mais de prospérer.

Faites le point sur votre PI

Les entreprises en démarrage qui réussissent connaissent les différents types de droits de PI et comprennent comment utiliser ces droits pour protéger et optimiser leurs efforts de développement de produits et atteindre leurs objectifs commerciaux stratégiques.

Secrets commerciaux

De récentes alertes à la cybersécurité ont averti les établissements de soins de santé et de recherche travaillant à combattre la COVID-19 de l’existence de tentatives de piratage ciblées visant à dérober leur propriété intellectuelle¹. Il s’agit là d’un rappel supplémentaire de l’importance pour les entreprises de rester vigilantes et de prendre des mesures raisonnables pour préserver le secret de leurs technologies clés et des renseignements s’y rapportant.

Le secret commercial peut protéger divers aspects des innovations liées à la COVID-19, tels que le code source des logiciels, les algorithmes, les ensembles de données d’apprentissage, les formules, les compilations de renseignements, les méthodes commerciales, les techniques, les programmes, etc. Bien qu’aucune demande et aucun enregistrement ne soient nécessaires pour bénéficier de la protection conférée par le secret commercial, des mesures raisonnables doivent être prises pour établir et préserver le secret. Les renseignements visés par le secret commercial pourront ainsi demeurer protégés pendant une période illimitée, tant qu’ils conserveront une valeur commerciale et que le secret sera préservé.

En pratique, la prise de « mesures raisonnables » pour préserver le secret commercial fait généralement intervenir des mécanismes logistiques et numériques (p. ex. pare-feu, méthodes de cryptage et d’authentification, mesures de sécurité des données, protection par mot de passe, désactivation du téléchargement) visant à restreindre et à surveiller l’accès aux renseignements protégés par le secret commercial. Des conseils pratiques plus détaillés sur les moyens à prendre pour mettre en place de telles mesures sont fournis dans un article antérieur de Bereskin & Parr².

La protection conférée par le secret commercial comporte d’importantes limites. Le secret commercial ne confère aucune protection contre la rétro-ingénierie et les découvertes indépendantes. En outre, bien que le fait de protéger une invention par le secret commercial ne puisse pas empêcher un tiers de faire breveter l’invention, certaines exceptions à la contrefaçon peuvent être invoquées en cas d’utilisation secrète antérieure.

Au final, la décision d’opter pour une protection par le secret commercial à l’égard d’une innovation donnée dépendra, d’une part, de la probabilité que cette innovation soit brevetée ou protégée par une autre forme de PI et, d’autre part, de la possibilité d’établir et de préserver le secret commercial. À titre d’exemple, une protection par le secret commercial peut être adéquate pour de nombreuses innovations de type « boîte noire » (c.-à-d. qui sont conservées sur un serveur protégé de l’entreprise) compte tenu de la difficulté pratique pour les clients d’effectuer une rétro-ingénierie.

Brevets

Les brevets protègent les aspects techniques fonctionnels d’une invention et confèrent à leur titulaire le droit d’empêcher des tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre et d’importer l’invention brevetée pendant un certain temps. Une innovation ne pourra toutefois être protégée par brevet que dans la mesure où il s’agit d’un objet prévu par la loi qui est non évident et qui présente le caractère de la nouveauté et de l’utilité. Un brevet doit être obtenu dans chacun des pays où l’entreprise souhaite bénéficier d’une protection, car les droits conférés par le brevet sont limités au territoire du pays ayant accordé le brevet.

Les brevets sont utilisés de façon stratégique pour atteindre ou maintenir une position sur le marché, accroître la valeur des actions et/ou attirer des investissements. Sachant que tout brevet est au départ un secret commercial, il est fortement recommandé de mettre en place des ententes de non-divulgation afin de réduire le plus possible le risque d’une divulgation publique de l’invention. Bon nombre d’entreprises ne savent pas avec certitude quels aspects de leur technologie pourraient être brevetés ni comment composer efficacement avec les droits de brevets de tiers. La réponse dépend du type de technologie en cause.

La meilleure façon d’évaluer si une innovation donnée comporte des aspects potentiellement brevetables consiste à passer l’innovation en revue, puis à examiner le problème technique qu’elle permet de résoudre et à répertorier les différents aspects d’intérêt que présente la solution technique. Une recherche d’antériorités peut ensuite être effectuée afin de déterminer si ces aspects sont nouveaux et non évidents au vu des brevets existants, des demandes de brevet rendues publiques et d’autres documents accessibles au public (p. ex. dans la base de données de l’IEEE ou dans les publications de la revue Nature).

Dessins, droits d’auteur et marques de commerce

Les dessins industriels, qu’on appelle aussi « brevets de dessin », protègent les aspects esthétiques nouveaux et non fonctionnels des produits. Les dessins industriels peuvent protéger l’apparence de produits tels des dispositifs médicaux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger l’apparence d’une interface utilisateur graphique (GUI) associée, par exemple, à une application de suivi de la COVID pour téléphones mobiles, ou encore l’apparence de l’écran de saisie d’un logiciel de diagnostic. Les demandes d’enregistrement de dessin industriel doivent être déposées alors que le dessin est encore confidentiel. La protection par dessin industriel peut s’avérer un complément stratégique à d’autres formes de protection de la PI dans le cas des produits technologiques qui ont une apparence unique.

Le droit d’auteur protège les œuvres littéraires, auxquelles sont notamment assimilés le code des logiciels, les manuels, les brochures, les conférences et les emballages, et s’applique automatiquement dès la création de l’œuvre. Le droit d'auteur s’applique automatiquement à toute œuvre originale dès sa création et protège les modes et formes d’expression originale intégrés à un logiciel, tels que le code source, les éléments visuels de l'interface utilisateur, la structure de l’interface de protocole d’application (API), la documentation utilisateur et les guides de produit. Le droit d’auteur ne s’étend toutefois pas aux aspects fonctionnels des logiciels. Il est également possible de faire enregistrer un droit d’auteur, ce qui facilite les recours en exécution.

Bien que les données elles-mêmes ne puissent pas être protégées par le droit d’auteur, celui-ci peut s’appliquer aux compilations originales de données contenues dans une base de données, en particulier lorsque les données ont été expressément organisées en ensembles structurés. Cette protection est conférée en vertu du droit d’auteur applicable aux compilations, lequel protège le choix et l’arrangement des données ou autres éléments. Bien que les ensembles de données d’apprentissage pour l'intelligence artificielle puissent être protégés en tant que compilations, les données sous-jacentes ne bénéficient pas automatiquement d’une protection. Certains pays comme le Royaume-Uni offrent une protection spécialisée pour les droits de PI relatifs aux bases de données³.

Un enregistrement de marque de commerce confère à son propriétaire le droit exclusif d’employer sa marque en liaison avec des produits et/ou services spécifiques. Lorsqu’il s’agit de choisir une marque, il est bon de garder à l’esprit que certaines marques possèdent un caractère distinctif inhérent plus fort que d’autres. Les mots inventés et les mots qui n’ont aucun lien avec le produit ou le service auront un caractère distinctif inhérent plus fort. À l’inverse, il sera plus difficile et plus coûteux de s’assurer de la disponibilité et protéger des mots d’usage courant ou donnant simplement une description du produit ou service. Quelle que soit la marque envisagée, il est important, avant d’investir dans des campagnes de marketing et de publicité, qu’un conseiller en PI effectue une recherche pour confirmer que la marque est disponible et qu’elle peut être employée et enregistrée dans les pays d’intérêt.

Évitez les pièges les plus courants en matière de PI

Dans l’agitation entourant la collaboration, la création de prototypes et les mises à l’essai en mode accéléré, il est important de conserver un contrôle adéquat et de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les droits de PI et préserver la confidentialité. Voici quelques pièges courants à éviter.

« Avons-nous vraiment divulgué cette invention? »  Les entreprises en démarrage ne doivent pas perdre de vue l’importance que revêt la confidentialité de façon générale et doivent mettre en place des mesures pour assurer la protection des renseignements confidentiels, tant à l’interne qu’à l’externe. La possibilité d’obtenir des droits de brevet dans plusieurs pays du monde peut être anéantie en un instant si une invention est divulguée publiquement. La mise au point d’un prototype destiné aux consommateurs peut être particulièrement hasardeuse, car elle implique généralement de divulguer de nombreux renseignements à des tiers, comme les créateurs du prototype et les personnes qui effectueront les essais. Les entreprises en démarrage devraient veiller à avoir en leur possession un modèle normalisé d’entente de non-divulgation (NDA) prêt à l’emploi afin de protéger leur PI lorsqu’elles font affaire avec des tiers.

« Nous sommes bien trop occupés pour penser à déposer une demande de brevet ou de dessin industriel. » Le report du dépôt de demandes de brevet et de dessin industriel stratégiques est un autre piège à éviter. Il est compréhensible que, dans le feu de l’action entourant le développement d’un produit, les démarches pour obtenir une protection par brevet ou par dessin puissent être mises en veilleuse, mais un tel report pourrait se solder par la perte d’importants droits de brevet et de dessin.

« Je suis pratiquement certain que les droits de brevet nous appartiennent. » Les entreprises en démarrage doivent être attentives à la question de la propriété des droits de brevet. La propriété des droits afférents à un brevet revient d’abord à l’inventeur (ou aux inventeurs), mais elle peut être cédée. Il est importan
t de veiller à ce que les employés cèdent la propriété de tous les droits de brevet (et autres droits de propriété intellectuelle) à l’entreprise en démarrage et que cette cession soit soigneusement documentée dans les contrats de travail et dans les actes de cession eux-mêmes.

« Je ne peux pas croire qu’une autre entreprise utilise notre nom! » Un autre piège courant consiste à ne pas faire les démarches requises pour s’assurer de pouvoir employer une marque importante avant son lancement. Dans la précipitation qui entoure la mise sur le marché d’un produit, il peut arriver qu’une marque soit choisie à la hâte et employée sur le marché (p. ex. dans les médias sociaux) sans plus de cérémonie. En procédant de la sorte, une entreprise s’expose au risque de contrefaire des marques de commerce existantes et pourrait devoir assumer des coûts considérables si elle est contrainte de revoir sa stratégie de marque.

Dressez une liste des meilleures pratiques

Si vous souhaitez obtenir les droits de PI nécessaires à la poursuite de vos efforts de recherche et de développement et à la commercialisation de vos produits et services, les meilleures pratiques énumérées ci-dessous devraient figurer en tête de liste de vos priorités :

• Commencez à réfléchir à votre PI dès les premiers stades du développement. Renseignez-vous sur les différents types de protection de la PI; vous serez ainsi plus à même de déterminer ceux qui peuvent s'appliquer à vos produits et/ou services au fur et à mesure de leur développement. La propriété intellectuelle peut jouer un rôle clé dans votre réussite à long terme et votre positionnement au sein d’un marché concurrentiel.
• Protégez vos secrets commerciaux. Outre les « mesures raisonnables » à mettre en place pour préserver vos secrets commerciaux qui ont été mentionnées précédemment, les mesures de protection peuvent inclure la restriction de l’accès des employés aux renseignements confidentiels et protégés par le secret commercial, la signature d’ententes de non-divulgation assorties d’obligations de discrétion lors de la communication de secrets commerciaux à des partenaires d’affaires, et une protection contre la rétro-ingénierie.
• Protégez les innovations grâce à la confidentialité. Tout brevet est au départ un secret commercial. Il est important de veiller à ce que vos innovations demeurent confidentielles pendant l’évaluation de leur brevetabilité potentielle. De nombreuses innovations de type « boîte noire » peuvent être adéquatement protégées par le secret commercial étant donné la difficulté pour les clients d’effectuer une rétro-ingénierie.
• Toutes les ententes devraient comprendre des dispositions sur la PI. Les ententes de collaboration et les contrats de travail, entre autres, devraient comporter des dispositions sur la propriété et la cession des droits de PI, et les obligations de confidentialité relatives à la PI. De plus, toutes les inventions devraient faire l’objet d’un suivi interne et des mécanismes de cession des droits des inventeurs à l’entreprise devraient être mis en place.
• Ne tardez pas à déposer les demandes de brevet et de industriel stratégiques. Soyez à l’affût des caractéristiques novatrices des produits en développement et effectuez des recherches d’antériorités pour évaluer leur brevetabilité. Déposez sans tarder les demandes de brevet et de dessin industriel stratégiques portant sur des caractéristiques prometteuses.
• Effectuez des vérifications ciblées de la liberté d’exploitation selon les besoins. Suivez l’évolution des droits de PI de vos concurrents en assurant une veille des brevets afin de surveiller les droits de PI de tiers et évaluer les risques correspondants.
• Vérifiez la disponibilité des marques de commerce liées à vos produits ou services phares, demandez sans tarder leur enregistrement et veillez à choisir un nom de marque et un logo distinctifs. Envisagez d’employer une marque qui se démarquera sur le marché et que vous pourrez protéger en la faisant enregistrer.
• Identifiez vos marques de commerce comme telles. Il est important de veiller à ce que votre marque soit présentée comme étant une marque de commerce et qu’elle demeure distinctive. À cet égard, il peut être utile d’apposer le symbole « MC » ou « MD » (®), selon le cas, et de présenter la marque séparément du texte environnant. L’identification des marques de commerce procure de nombreux avantages sur le plan juridique et au sein du marché.
• Donnez un avis de droit d'auteur. Donnez un avis de droit d’auteur, par exemple, sous la forme « Droit d’auteur © ANNÉE DE LA PREMIÈRE PUBLICATION, AUTEUR ».
• Soyez prêt à collaborer et à traiter avec des investisseurs. En règle générale, les investisseurs évaluent si les entreprises en démarrage ont pris des mesures pour protéger leur PI et sont impatients de voir les résultats. Les droits de PI fournissent l’assurance d’une viabilité commerciale et constituent une source de revenus (licences, vente ou transfert). Soyez prêt à discuter de votre PI dans une optique stratégique avec des investisseurs ou des partenaires potentiels.

Il est important pour les entreprises qui développent et vendent des produits liés à la COVID-19 de mettre en place une stratégie proactive et exhaustive de protection de la propriété intellectuelle et d’évaluation des risques. Une telle stratégie devrait comprendre des mesures visant non seulement l’obtention d’une protection par brevet, par secret commercial, par droit d'auteur ou par dessin industriel, selon le cas, mais également la surveillance des droits de PI de tiers et l’évaluation des risques correspondants.

¹ Forbes, April 17, 2020 “FBI Says Foreign States Hacked Into U.S. COVID-19 Research Centre: Report https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/04/17/fbi-says-foreign-states-hacked-into-us-covid-19-research-centers-report/#78bfe7c03c29

² https://bereskinparr.com/doc/no-secret-no-remedy-tips-for-preserving-your-trade-secret-rights

³ The Data Protection Act 1998 (c 29) United Kingdom Act of Parliament and follows the EU Data Protection Directive 1995 protection, processing and movement of data.