Litiges en propriété intellectuelle : revue de l’année 2017

Dans cet article, nous résumons les principaux développements récents survenus en 2017 en matière de litiges en propriété intellectuelle devant la Cour fédérale du Canada.

1. Mise à jour du Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)

La signature par le Canada en 2016 de l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu avec l’Union européenne a nécessité d’apporter des modifications importantes à la Loi sur les brevets[1] et au Règlement sur les MB(AC)[2], qui sont entrées en vigueur en 2017. Ces modifications sont nombreuses et complexes, mais deux d’entre elles se distinguent par leur importance :

1. La Loi sur les brevets a été modifiée pour permettre au ministre de la Santé de délivrer des certificats de protection supplémentaire (CPS)[3] pour tout brevet délivré en vertu de la « nouvelle Loi ») (c.-à-d. tout brevet lié à un ingrédient médicinal contenu dans un médicament dont la date de dépôt est le 1^er octobre 1989 ou est postérieure à cette date). Un CPS peut prolonger la période d’exclusivité pour un médicament protégé par brevet[4] d’une durée maximale de deux ans[5].
    
2. La procédure sommaire que prévoyait le Règlement sur les MB(AC) pour permettre d’empêcher le ministre de la Santé d’accorder une autorisation de mise en marché à une seconde personne (c.-à-d. le fabricant d’une version générique) a été remplacée par un droit de la première personne (c.-à-d. l’innovateur ou le breveté) d’intenter une action en bonne et due forme en vue d’obtenir une déclaration de contrefaçon d’un brevet ou d’un CPS inscrit au registre[6]. La seconde personne peut présenter une demande reconventionnelle pour obtenir une déclaration d’invalidité du brevet ou du CPS[7].

Si une première personne intente une action en contrefaçon relativement à un brevet ou à un CPS au plus tard 45 jours après avoir reçu signification d’un avis d’allégation, le ministre de la Santé ne peut alors délivrer l’avis de conformité que deux ans après la date à laquelle l’action a été intentée[8]. Cette date butoir force les parties à procéder avec diligence pour que l’affaire soit entendue rapidement.  

Cette nouvelle procédure est certes plus complexe (puisqu’il s’agit d’un procès en bonne et due forme avec communication préalable de la preuve, et non plus d’une demande sommaire fondée sur une preuve par affidavit), mais elle fait disparaître la multiplication des procédures qui nuisait à l’industrie sous le régime réglementaire antérieur. Comme l’ancienne procédure était de nature sommaire, les décisions concernant la contrefaçon et la validité n’étaient pas finales. Par conséquent, les mêmes parties intentaient de nouveaux recours portant sur les mêmes brevets sous la forme de procès en contrefaçon et en invalidité en bonne et due forme sans égard à l’issue des procédures aux termes du Règlement sur les MB(AC). Sous le nouveau régime réglementaire, les décisions quant à la contrefaçon et à la validité du brevet sont finales, sous réserve d’un appel.

De plus, sous le régime réglementaire antérieur, l’innovateur se voyait souvent privé de l’exercice de son droit d’appel au motif du caractère théorique de son appel. Si une demande en interdiction était rejetée et si le ministre de la Santé délivrait un avis de conformité relativement à un produit générique, la Cour d’appel fédérale rejetait l’appel de l’innovateur en statuant qu’il était devenu théorique (l’ordonnance d’interdiction demandée ne pouvait plus être accordée). De même, la Cour refusait d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre quand même l’appel au motif que la procédure n’avait pas abouti à une décision finale sur les questions de contrefaçon et de validité et qu’elle n’empêchait pas l’innovateur d’intenter une action en contrefaçon de brevet (ce qui explique la multiplication des procédures). Aux termes du Règlement sur les MB(AC) modifié, les deux parties ont désormais les mêmes droits d’appel.

2. Incitation à inciter à la contrefaçon

Dans l’affaire Elbit c. Selex[9], la protonotaire Tabib a rejeté l’argument selon lequel l’incitation à inciter n’est pas une cause d’action reconnue en droit canadien des brevets. La demanderesse alléguait que Selex avait incité (ou allait bientôt inciter) son client, General Dynamics — le fournisseur principal chargé de la mise à niveau de la flotte canadienne d’avions CP140 Aurora — à inciter le gouvernement du Canada à contrefaire le brevet d’Elbit en utilisant le matériel contrefait installé à bord de l’aéronef par General Dynamics.

Selon le raisonnement de la Cour, puisque celui qui incite à contrefaire un brevet est lui-même un contrefacteur, cette personne peut alors être considérée comme un contrefacteur direct aux fins d’appliquer le critère énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Weatherford c. Corlac[10]. Dans le cadre d’une requête en radiation, cette conclusion était suffisante pour ne pas radier l’acte de procédure visé. En appel, le juge Martineau a confirmé la décision[11]. La Cour a également refusé de radier des allégations de dommages relativement à des ventes du système contesté à l’extérieur du Canada au motif que la contrefaçon alléguée permettrait au défendeur d’optimiser sa capacité de vente à l’extérieur du Canada bien davantage que s’il n’y avait pas eu contrefaçon au Canada.

3. Injonctions interlocutoires et préjudices irréparables : l’évaluation des dommages doit-elle être impossible, ou peut-elle être seulement « très difficile »?

Le critère en trois étapes applicable aux injonctions interlocutoires formulé par la Cour suprême dans l’arrêt RJR – MacDonald[12] continue d’être une exigence très contraignante dans les affaires de brevets, dont l’issue revient dans la majorité des décisions à déterminer si le requérant a établi par une preuve claire et concrète qu’en l’absence d’injonction, il subira un préjudice irréparable.

Dans l’affaire Tearlab c. I-Med Pharma[13], la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale qui avait refusé d’accorder une injonction interlocutoire dans une affaire de contrefaçon de brevet. La raison principale de ce refus était que le breveté n’avait pas établi qu’il subirait un préjudice irréparable si l’injonction n’était pas accordée. En appel, pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable, le breveté a fait principalement valoir sa vulnérabilité alléguée aux dommages-intérêts non quantifiables. La Cour a écarté cet argument au motif que le juge saisi de la requête n’avait pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que les dommages-intérêts pouvaient être raisonnablement quantifiés à l’issue du procès.

En pratique, après la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Tearlab, il demeure presque impossible d’obtenir une injonction interlocutoire pour une contrefaçon de brevet au Canada car les préjudices découlant de la violation sont considérés comme étant de nature économique. Par conséquent, ces préjudices peuvent faire l’objet d’une réparation par voie de dommages-intérêts et ne sont pas « irréparables ».

Il est intéressant de souligner le contraste entre l’affaire Tearlab et la décision Sleep Country c. Sears[14], qui est commentée dans l’article Jurisprudence canadienne 2017 en matière de marques de commerce : nos premiers choix de Bereskin & Parr. Dans Sleep Country, le juge Kane a accordé une injonction interlocutoire interdisant à Sears d’utiliser le slogan « THERE IS NO REASON TO BUY A MATTRESS ANYWHERE ELSE » (que Sears avait commencé à utiliser dans ses publicités en 2016) en statuant que le nouveau slogan de Sears créait de la confusion avec le slogan emblématique employé depuis longtemps par Sleep Country, « WHY BUY A MATTRESS ANYWHERE ELSE ».

En ce qui concerne l’existence d’un préjudice irréparable, la Cour s’est ralliée à l’argument de Sleep Country selon lequel les dommages-intérêts ne pouvaient être calculés de façon raisonnablement précise et a conclu que l’obligation imposée à la partie requérante d’établir l’existence d’un préjudice irréparable n’était pas aussi exigeante que celle de prouver l’impossibilité de quantifier les dommages :

[Traduction] Surmonter tous les obstacles pour n’aboutir qu’à une fourchette pour l’estimation des dommages-intérêts globaux et à des hypothèses pour la quantification du préjudice imputable à la conduite attentatoire alléguée (l’ « analyse ») et affirmer qu’une telle démarche n’est « pas impossible » et que, par conséquent, le préjudice n’est pas irréparable, reviendrait à rendre presque impossible d’obtenir une injonction pour protéger une marque de commerce jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’action. À un certain moment, la somme des obstacles équivaut à une impossibilité, comme le démontre la preuve en l’espèce[15].

4. Délais de prescription

Dans l’affaire Apotex c. Astrazeneca (Omeprazole)[16], la Cour d’appel fédérale a précisé que pour déterminer si le fait générateur d’une instance est survenu « dans une province » aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi sur les cours fédérales, il convient d’évaluer si chaque transaction individuelle est survenue dans une province seulement, ou dans plus d’une province. 

L’affaire Omeprazole portait sur un brevet délivré en vertu de l’« ancienne loi », dont la demande avait été déposée en 1987. Comme la version de la Loi sur les brevets régissant ce brevet ne contenait pas de disposition sur les dél
ais de prescription[17], la question en litige était de savoir si le délai de prescription applicable était assujetti aux règles provinciales en la matière ou au paragraphe 39(2) de la Loi sur les cours fédérales. L’article 39 de la Loi sur les cours fédérales prévoit ce qui suit :

Prescription – Fait survenu dans une province

39 (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

Prescription – Fait non survenu dans la province

(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province[18].

Pour savoir si le délai de prescription provincial s’applique, il faut déterminer si le fait générateur de l’instance est survenu dans une province, ou « n’est pas survenu dans une province ».

La Cour d’appel a statué que le juge de première instance avait erré en concluant que le délai de prescription de six ans prévu au paragraphe 39(2) s’appliquait à tous les actes de contrefaçon en litige, en interprétant le libellé « lorsque [le fait générateur] n’est pas survenu dans une autre province » du paragraphe 39(2) comme signifiant « tous les faits générateurs, dont l’un ou l’autre n’est pas survenu dans une seule province ». Pour déterminer le délai de prescription applicable, il faut prendre en considération chaque fait générateur individuel (c.-à-d. chaque acte de contrefaçon). Par exemple, si certaines ventes de produit contrefait sont effectuées uniquement en Ontario et d’autres uniquement en Alberta, le délai de prescription en vigueur en Ontario s’applique aux ventes faites en Ontario et le délai de prescription en vigueur en Alberta s’applique aux ventes faites en Alberta. Si d’autres ventes ne sont pas faites dans une seule province, c’est alors le délai de prescription de six ans prévu par la Loi sur les cours fédérales qui s’applique.

La question se complique si l’on tient compte de l’incitation. La Cour d’appel fédérale a expliqué en ces termes pourquoi l’incitation était un fait générateur distinct :

[Traduction] […] Dans la mesure où les éléments de l’incitation à la contrefaçon exigent un acte de contrefaçon commis par un tiers, on ne peut dire que le fait générateur est survenu dans une province que si, à la fois, l’incitation et l’acte de contrefaçon commis par un tiers sont survenus dans la même province. Dans un tel cas, c’est le délai de prescription provincial qui s’appliquerait. Si l’acte de contrefaçon est une revente, tant l’incitation que la revente doivent survenir dans la même province. Dans tout autre cas, le délai de prescription de six ans prévu au paragraphe 39(2) s’applique[19].

La situation devient encore plus complexe dans le cas des revendications d’utilisation. S’il y a contrefaçon d’une revendication d’utilisation, l’utilisation finale du produit doit survenir dans la province pour que le délai de prescription provincial s’applique.

Considérés dans leur ensemble, comme dans l’affaire dont la Cour était saisie dans Omeprazole, où un contrefacteur avait commis une contrefaçon directe et incité à la contrefaçon à la fois d’une revendication de produit et d’une revendication d’utilisation, les éléments de ces trois faits générateurs doivent tous survenir dans la même province pour que le délai de prescription provincial puisse s’appliquer. Dans les autres cas, le délai de prescription de six ans prévu par la Loi sur les cours fédérales s’applique.

Cette analyse deviendra très vite extraordinairement complexe dans tous les cas de figure, sauf les plus simples. À ce sujet, la Cour d’appel fait la remarque suivante :

[Traduction] Une analyse factuelle minutieuse sera nécessaire, ce qui est sans doute une des raisons pour lesquelles le Parlement a choisi de modifier la [Loi sur les brevets] pour imposer un délai de prescription uniforme. Malheureusement, la Cour fédérale devra s’atteler à cette tâche fastidieuse[20].

Rares sont les brevets délivrés en vertu de l’« ancienne loi » qui sont encore en vigueur. Par conséquent, cette question de délai de prescription ne devrait pas se poser souvent dans le contexte de la contrefaçon d’un brevet. Par contre, elle viendra presque certainement compliquer les actions en contrefaçon de marques de commerce, car la Loi sur les marques de commerce[21] ne prévoit aucun délai de prescription. Il faudra se référer à l’article 39 de la Loi sur les cours fédérales et aux lois provinciales pour déterminer le délai de prescription applicable à chaque vente de marchandises contrefaites.

5. Deux instances réunies ne forment qu’une seule instance

Dans la guerre des « PERKS » actuellement en cours, Venngo a porté en appel séparément la décision rejetant son allégation de contrefaçon de marque de commerce et l’ordonnance sur l’adjudication des dépens qui s’en est suivie (l’appel est commenté dans l’article Jurisprudence canadienne 2017 en matière de marques de commerce : nos premiers choix de Bereskin & Parr).  Alors que les deux appels avaient été réunis, Venngo a cependant déposé et signifié deux mémoires des faits et du droit. Perkopolis a présenté une requête en radiation de ces mémoires en faisant valoir que le dépôt de deux mémoires permettait à Venngo de contourner la règle stricte d’un nombre maximal de 30 pages applicable à tout mémoire déposé devant la Cour d’appel fédérale. La Cour d’appel a donné raison à Perkepolis et, dans l’arrêt Venngo c. Perkopolis[22], a radié les mémoires en soulignant ce qui suit : « La réunion d’instances a pour effet que ces dernières sont traitées comme si elles ne formaient qu’une seule instance, aux fins de l’application des Règles[23] ».

6. La modification des actes de procédure doit se faire le plus tôt possible, et assurément avant tout choix

Après la clôture de la preuve, mais avant la présentation des conclusions finales, dans l’arrêt de principe sur les bénéfices découlant de l’oméprazole, Apotex a plaidé une requête en modification en vue d’ajouter un moyen de défense fondé sur l’existence d’un nouveau produit de substitution non contrefait. À l’appui de sa requête, Apotex faisait valoir qu’au lieu de contrefaire le brevet en fabriquant l’Apo-oméprazole au Canada, Apotex aurait pu fabriquer le médicament à l’extérieur du territoire canadien et, par conséquent, hors de la portée de sa protection par un brevet canadien.

Le juge Barnes a rejeté la requête en modification[24] en soulignant qu’elle avait été présentée beaucoup trop tardivement. L’acceptation d’une telle modification aurait causé à AstraZeneca des préjudices qui ne pouvaient être réparés par l’octroi de dépens et pouvait avoir des conséquences importantes sur le déroulement du procès.

AstraZeneca a fait valoir que la modification lui causerait des préjudices parce qu’elle avait fait le choix de demander la restitution des bénéfices en se fondant sur les actes de procédure d’Apotex. Le choix d’AstraZeneca aurait probablement été différent si Apotex avait invoqué le moyen de défense proposé avant le moment où elle avait fait ce choix. Apotex a fait valoir que comme AstraZeneca n’avait pas présenté de preuve relative à la requête, la Cour devait conclure que la modification ne lui causerait pas de préjudice. La Cour a écarté cet argument en accordant une importance particulière au fait qu’à l’évidence, AstraZeneca s’était fondée sur les actes de procédure d’Apotex pour faire le choix de demander à cette dernière la restitution des bénéfices plutôt que le versement de dommages-intérêts pour obtenir réparation :

Exiger ce type de preuve mettrait presque inévitablement en péril la revendication du secret professionnel par AstraZeneca. Il est inconcevable que le choix d’AstraZeneca de demander la restitution des bénéfices n’ait pas été considérablement éclairé par les conseils de ses avocats concernant le bien-fondé du moyen de défense fondé sur l’existence d’un produit de substitution non contrefait invoqué par Apotex et sur le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par rapport aux bénéfices découlant des ventes d’Apotex aux États-Unis qui pourraient être réclamés. Dans le contexte de la présente requête, AstraZeneca ne devrait pas être contrainte de se retrouver dans une situation difficile, soit celle d’avoir à justifier sa position en exposant ses communications privilégiées à un risque important[25].

La Cour s’est également déclarée préoccupée par le gaspillage des ressources judiciaires qu’entraînerait l’autorisation d’une modification aussi tardive. De l’avis de la Cour, compte tenu de la portée de la modification demandée, la présentation de la nouvelle preuve aurait nécessité de nombreuses journées de procès additionnelles et une grande partie de la preuve déjà produite aurait pu devenir non pertinente.

7. Demandes informelles en redressement interlocutoire

Dans son Avis aux parties et à la communauté juridique daté du 25 août 2017, la Cour fédérale énonce les conditions auxquelles une partie peut demander un redressement interlocutoire sans présenter de requête formelle. Lorsqu’une partie souhaite présenter une requête pour proroger ou abréger tout délai, amender une plaidoirie ou l’intitulé de la cause, obtenir la disjonction ou la réunion de causes d’action ou un cautionnement pour dépens, ou encore tout autre redressement relatif à la procédure, elle peut demander l’autorisation, par voie de lettre, d’être libérée de l’obligation de déposer une requête formelle. Pour obtenir un tel redressement, la lettre de demande doit :

1. Confirmer que toutes les parties sont d’accord avec la requête ou ne la contestent pas;
2. Préciser tous les faits pertinents à la requête;
3. Fournir toutes les soumissions pertinentes des parties à la requête;
4. Inclure un exposé détaillé du redressement précis recherché par les parties;
5. Joindre un projet d’ordonnance.

Malgré cette directive de pratique, la Cour se réserve la faculté d’exiger, pour toute raison, une requête formelle.

8. Fin des ordonnances conservatoires?

Dans l’affaire Live Face on Web c. Soldan[26], la protonotaire Tabib a refusé de rendre l’ordonnance conservatoire demandée par les parties d’un commun accord. Dans sa décision, la protonotaire mentionne que la Cour n’accorde de telles ordonnances que dans des circonstances exceptionnelles. Il s’agit là d’un changement important par rapport à la procédure antérieure, où la Cour rendait régulièrement de telles ordonnances avec le consentement des parties, sans divulgation de la preuve, dans les litiges de propriété intellectuelle.

La protonotaire avance plusieurs raisons pour expliquer ce changement : le fardeau excessif imposé aux ressources judiciaires par de telles ordonnances; le risque de production abusive de documents sous scellés en l’absence d’ordonnance de confidentialité; le retar
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